知产力,为创新聚合知识产权解决方案

恒都show·案例 | 再议由金佰利案看商标权与专利权之冲突

2017-07-10 18:02 · 作者:李向东   阅读:92

作者 | 李向东 北京恒都律师事务所

 

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

 

(本文2232字,阅读约需4分钟)


在笔者日前发表的文章《由金佰利案看商标权与专利权之冲突》中,介绍了笔者代理的金伯利(中国)有限公司(以下简称金佰利公司)以外观设计专利与其在先注册商标存在权利冲突,成功地无效掉竞争对手的外观设计专利的案例。该案例中值得探讨的焦点问题是——如果请求人能够证明权利冲突确实存在,是否要求请求人一定为权利人?

 

一、法律、法规对于以在先权利无效外观设计专利的请求人是否必须为在先权利人没有任何限制性规定


根据我国专利法规定,自专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求国家知识产权局专利复审委员会(下称专利复审委)宣告该专利权无效。也就是说,专利法对于提出无效宣告的主体没有任何限制性要求。


而关于权利冲突条款,现行专利法第二十三条的规定是,授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突(与修改前的专利法相比,仅仅在于明确权利冲突的时间点为申请日)。


而现行《专利法实施细则》第66条对此作出进一步的规定:“以不符合专利法第二十三条第三款的规定为理由请求宣告外观设计专利权无效,但是未提交证明权利冲突的证据的,专利复审委员会不予受理。”


根据相关法律、法规的上述规定,并不能得出以权利冲突提出无效宣告请求的请求人必须是权利人的结论,即:只要能够提供充分的证据证明权利冲突存在,而请求人是否为权利人在所不论!复审委需要审查的只是权利冲突是否真实存在。


笔者曾经代理的一个外观专利无效案件中,请求人提供了在先商标证明存在权利冲突,但是由于请求人并非商标权人或者利害关系人,复审委在口头审理中仍然认为请求人不能主张在先权利,不予适用专利法第二十三条第三款的规定。由于请求人通过其他方式予以维权而撤回了无效宣告请求,该案不了了之。

 

二、复审委始终坚持要求以在先权利无效外观设计专利的请求人必须为在先权利人没有任何法律依据,也被生效判决予以否认


复审委之所以坚持要求以在先权利无效外观设计专利的请求人必须为在先权利人,在于《2010版审查指南》第四部分第三章第3.2节《无效宣告请求人资格》中规定:“以授予专利权的外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效,但请求人不能证明是在先权利人或者利害关系人的。其中,利害关系人是指有权根据相关法律规定就侵犯在先权利的纠纷向人民法院起诉或者请求相关行政管理部门处理的人。”(06版审查指南对于请求人主体资格未做规定,但是对于权力冲突证据的规定类似:以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效,但未提交生效的能够证明外观设计专利权与商标权、著作权等在先权利相冲突的处理决定或者判决的,不予受理。)


《审查指南》作出的上述规定的依据,是前述《专利法实施细则》第66条的规定。但是如前所述,根据细则的上述规定,只是要求请求人提交证明权利冲突的证据,对于请求人的身份并无任何限制。


笔者认为,复审委坚持请求人必须为权利人或者利害关系人,更可能的法律出差在于02版《专利法实施细则》第65条中的规定:“以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效,但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的,专利复审委员会不予受理”。基于此条规定,非在先权利人基本无法提供权利冲突的处理决定或者判决,复审委据此对于以在先权利提起无效宣告,要求请求人为在先权利人或者利害关系人,似乎并无不可。


《2010版专利法实施细则》第66条已经对于02版细则作出了修正,将请求人需提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决变更为证明权利冲突的证据,《审查指南》的规定不符合专利法及细则的相关规定。


北京市第一中级人民法院作出的(2013)一中知行初字第40号行政判决书,明确指出《审查指南》的规定及复审委的做法没有法律依据。判决指出:2010年《专利审查指南》将以在先权利为由申请宣告外观设计专利无效的请求人限制为在先权利人或利害关系人,然而,我国专利法以及《专利法实施细则》均未对无效宣告请求人的资格进行限制。在《专利审查指南》作为部门规章与法律法规的规定不一致的情况下,应当适用法律法规的规定,不应限制无效宣告请求人资格。专利复审委员会不应在未对是否存在权利冲突进行实体审查的情况下,仅以原告不具有请求人主体资格得出维持专利有效的审查结论。该判决被北京高院(2014)高行终字第37号判决书予以维持。


然而在该案中,复审委仍然沿用了对主体资格的审查,决定中确认:“证据1为第12190548号商标注册证,证据3为金伯利国际公司和金伯利(中国)有限公司签订的第12190548号商标使用许可合同。请求人在口头审理时当庭出示了证据1和证据3的原件,经核实,证据1和证据3的原件与影印件一致,专利权人在指定期限内也未对证据1和证据3提出异议,因此合议组对证据1和证据3的真实性予以确认。证据3证明请求人获得第12190548号商标的商标权人“金伯利国际公司”的授权,在该商标证上核准范围内独占使用,专利权人对请求人的资格也未提出异议。因此证据3可以证明请求人具有对涉嫌与第12190548号商标权相冲突的外观设计专利提起无效宣告的资格。”


根据决定中的观点,如果请求人金佰利公司没有提供证据3,或者请求人与商标权利人根本不存在利害关系,复审委很可能还是会不予适用专利法第23条第3款规定。希望国家知识产权局能够尽快对《审查指南》相关规定进行适应性修订。

 

image.png

  • 优步大义灭亲诉自家司机商标侵权为哪般

    优步司机对于优步推出的推荐奖励政策肯定并不陌生,用户注册成为优步合作司机之后,可以获得优步认证的唯一推荐码,该优步合作司机使用其唯一推荐码推荐个人好友成为优步合作司机,则该推荐人有机会获得优步给予的推荐奖励。
  • 第五次中美知识产权合作对话正在进行时

    美国东部时间9月18日,第五次中美知识产权合作对话在美国纽约举行。此次对话活动由美国商会主办,中国驻美大使馆知识产权官员,中美知识产权界学术及实务领域专家,以及美国近20家创新企业代表应邀出席。
  • 阅世界 | 浅析作品中的人物名称作为商业标识使用是否构成不正当竞争

    关于“将知名文字作品中的人物名称作为商业标识使用是否构成不正当竞争”的问题,笔者给出的是肯定回答,并欲分为两个部分与大家探讨:一是知名文字作品中的人物名称是否受知识产权法保护,可以受到何种程度的保护;二是从知识产权与竞争的关系、对商业标识的特殊考虑等角度出发进行说理,并对部分反对观点做出回应。下文将具体展开论述。
  • 听商评委副处长孙萍讲商标恶意注册的情形及规制方法

    我国商标法第二条规定,国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评委)负责处理商标争议事宜。商评委受理案件类型包括,驳回复审、不予注册复审、撤销复审、无效宣告等。其中,驳回复审案件是商评委审理的主要案件类型之一。
  • “蒙娜丽莎”微笑迷人,但“蒙娜丽莎”商标纠纷却“迷人眼”

    9月19日,蒙娜丽莎新型材料集团有限公司与广东蒙娜丽莎建材有限公司、佛山市贝佳斯洁具有限公司申请诉前停止侵害注册商标专用权一案在最高人民法院进行了公开再审审理,但并未当庭宣判。
  • 优步大义灭亲诉自家司机商标侵权为哪般

    优步司机对于优步推出的推荐奖励政策肯定并不陌生,用户注册成为优步合作司机之后,可以获得优步认证的唯一推荐码,该优步合作司机使用其唯一推荐码推荐个人好友成为优步合作司机,则该推荐人有机会获得优步给予的推荐奖励。
  • 第五次中美知识产权合作对话正在进行时

    美国东部时间9月18日,第五次中美知识产权合作对话在美国纽约举行。此次对话活动由美国商会主办,中国驻美大使馆知识产权官员,中美知识产权界学术及实务领域专家,以及美国近20家创新企业代表应邀出席。
  • 阅世界 | 浅析作品中的人物名称作为商业标识使用是否构成不正当竞争

    关于“将知名文字作品中的人物名称作为商业标识使用是否构成不正当竞争”的问题,笔者给出的是肯定回答,并欲分为两个部分与大家探讨:一是知名文字作品中的人物名称是否受知识产权法保护,可以受到何种程度的保护;二是从知识产权与竞争的关系、对商业标识的特殊考虑等角度出发进行说理,并对部分反对观点做出回应。下文将具体展开论述。
  • 听商评委副处长孙萍讲商标恶意注册的情形及规制方法

    我国商标法第二条规定,国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评委)负责处理商标争议事宜。商评委受理案件类型包括,驳回复审、不予注册复审、撤销复审、无效宣告等。其中,驳回复审案件是商评委审理的主要案件类型之一。
  • “蒙娜丽莎”微笑迷人,但“蒙娜丽莎”商标纠纷却“迷人眼”

    9月19日,蒙娜丽莎新型材料集团有限公司与广东蒙娜丽莎建材有限公司、佛山市贝佳斯洁具有限公司申请诉前停止侵害注册商标专用权一案在最高人民法院进行了公开再审审理,但并未当庭宣判。
  • 优步大义灭亲诉自家司机商标侵权为哪般

    优步司机对于优步推出的推荐奖励政策肯定并不陌生,用户注册成为优步合作司机之后,可以获得优步认证的唯一推荐码,该优步合作司机使用其唯一推荐码推荐个人好友成为优步合作司机,则该推荐人有机会获得优步给予的推荐奖励。
  • 第五次中美知识产权合作对话正在进行时

    美国东部时间9月18日,第五次中美知识产权合作对话在美国纽约举行。此次对话活动由美国商会主办,中国驻美大使馆知识产权官员,中美知识产权界学术及实务领域专家,以及美国近20家创新企业代表应邀出席。
  • 阅世界 | 浅析作品中的人物名称作为商业标识使用是否构成不正当竞争

    关于“将知名文字作品中的人物名称作为商业标识使用是否构成不正当竞争”的问题,笔者给出的是肯定回答,并欲分为两个部分与大家探讨:一是知名文字作品中的人物名称是否受知识产权法保护,可以受到何种程度的保护;二是从知识产权与竞争的关系、对商业标识的特殊考虑等角度出发进行说理,并对部分反对观点做出回应。下文将具体展开论述。
  • 听商评委副处长孙萍讲商标恶意注册的情形及规制方法

    我国商标法第二条规定,国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评委)负责处理商标争议事宜。商评委受理案件类型包括,驳回复审、不予注册复审、撤销复审、无效宣告等。其中,驳回复审案件是商评委审理的主要案件类型之一。
  • “蒙娜丽莎”微笑迷人,但“蒙娜丽莎”商标纠纷却“迷人眼”

    9月19日,蒙娜丽莎新型材料集团有限公司与广东蒙娜丽莎建材有限公司、佛山市贝佳斯洁具有限公司申请诉前停止侵害注册商标专用权一案在最高人民法院进行了公开再审审理,但并未当庭宣判。
  • 知识产权诉讼技巧及实战攻略系列课程 | 开课啦

    知产力(微信ID:zhichanli)知产力是一家致力于“为创新聚合知识产权解决方案”的原创型新媒体平台。关
  • 非诚勿扰“嘘嘘”篇——华谊兄弟撤诉

    2017年6月29日,北京市朝阳区人民法院作出民事裁定,准予华谊兄弟传媒股份有限公司(下称华谊兄弟)撤回对金阿欢、永嘉县非诚勿扰婚姻介绍所(普通合伙)侵害作品信息网络传播权的起诉。 朝阳法院的该份裁定是基于2017年6月27日,华谊兄弟提出的撤诉申请。关于撤诉原因,目前尚不知晓。
  • 商标评审速递 | “花芊古”遇到“花千骨”再天然也不行

    “花芊古天然”商标申请被驳回;JEEP无效“水中吉普SHui ZHong Ji Pu”
  • 专利侵权案搜狗持续推进:9项侵权已进入庭审

    近日,搜狗诉百度专利侵权案又有了新的进展。据了解,之前国家知识产权局专利复审委员会已经裁定有效的9项专利的相关诉讼已进入庭审阶段。在相关专利被认定有效的前提下,进入庭审也就意味着百度败诉的可能性大增。
  • 速递 | 齐鲁未能无效四环“桂哌齐特氮氧化物制备方法”专利

    近日,国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委)作出第32428号无效宣告审查决定书,维持北京四环制药有限公司(以下简称四环制药)持有的第200910176994.1号“桂哌齐特氮氧化物、其制备方法和用途”发明专利(以下简称涉案专利)有效。该案亦是双方近年来的多起纠纷之一,与心脑血管药马来酸桂哌齐特存在紧密关联。
  • 优步大义灭亲诉自家司机商标侵权为哪般

    优步司机对于优步推出的推荐奖励政策肯定并不陌生,用户注册成为优步合作司机之后,可以获得优步认证的唯一推荐码,该优步合作司机使用其唯一推荐码推荐个人好友成为优步合作司机,则该推荐人有机会获得优步给予的推荐奖励。
  • 第五次中美知识产权合作对话正在进行时

    美国东部时间9月18日,第五次中美知识产权合作对话在美国纽约举行。此次对话活动由美国商会主办,中国驻美大使馆知识产权官员,中美知识产权界学术及实务领域专家,以及美国近20家创新企业代表应邀出席。
  • 阅世界 | 浅析作品中的人物名称作为商业标识使用是否构成不正当竞争

    关于“将知名文字作品中的人物名称作为商业标识使用是否构成不正当竞争”的问题,笔者给出的是肯定回答,并欲分为两个部分与大家探讨:一是知名文字作品中的人物名称是否受知识产权法保护,可以受到何种程度的保护;二是从知识产权与竞争的关系、对商业标识的特殊考虑等角度出发进行说理,并对部分反对观点做出回应。下文将具体展开论述。
  • 听商评委副处长孙萍讲商标恶意注册的情形及规制方法

    我国商标法第二条规定,国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评委)负责处理商标争议事宜。商评委受理案件类型包括,驳回复审、不予注册复审、撤销复审、无效宣告等。其中,驳回复审案件是商评委审理的主要案件类型之一。
  • “蒙娜丽莎”微笑迷人,但“蒙娜丽莎”商标纠纷却“迷人眼”

    9月19日,蒙娜丽莎新型材料集团有限公司与广东蒙娜丽莎建材有限公司、佛山市贝佳斯洁具有限公司申请诉前停止侵害注册商标专用权一案在最高人民法院进行了公开再审审理,但并未当庭宣判。