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中美高通商标之战一审宣判:上海高院驳回上海高通全部诉讼请求

2017-08-29 16:37 · 作者:Bruce   阅读:2553

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(本文3481字,阅读约需7分钟)

中美高通商标之战一审宣判:上海高院驳回上海高通全部诉讼请求

2017年8月29日,上海市高级人民法院就上海高通半导体有限公司(下称“上海高通”)诉卡尔康公司(Qualcomm Incorporated)、高通无线通信技术(中国)有限公司、高通无线通信技术(中国)有限公司上海分公司(以下统称“美国高通”)商标侵权及不正当竞争一案作出一审判决,驳回上海高通全部诉讼请求。

基本情况

据国家企业信用信息公示系统数据显示,上海高通早在1992年7月就以“高通”为字号注册了公司,称“上海高通电脑有限责任公司”,2010年变更企业名称为“上海高通半导体有限公司”。上海高通的经营范围主要涵盖电子及通信设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、通信及信息系统工程设计等。上海高通在其网站的“企业介绍”中称自身“一直致力于中文信息处理产业”,“从最早的DOS时代的汉卡类产品至如今的汉字库芯片,持续为行业提供专业的中文信息产品”。

成立之初,上海高通先后申请注册了一系列商标,包括“高通”、“GOTOP高通”、“GAOTONG”等商标,核定使用在通信、集成电路、计算机硬件及服务等商品或服务类别上。截至发稿,根据中国商标网商标查询数据,申请人为上海高通半导体有限公司的商标共有44件,其中含有“高通”中文字样的商标有32件。

中美高通商标之战一审宣判:上海高院驳回上海高通全部诉讼请求

上海高通注册的第662482号和第776695号“GOTOP高通”商标

其中,第9类第662482号“GOTOP高通”商标申请于1992年8月8日,1993年10月21日被核准注册;第38类第776695号“GOTOP高通”商标申请于1993年9月15日,1995年1月28日被核准注册,核定使用在“汉卡;彩照扩印机”商品上。

2002年,上海高通向美国高通发出律师函,要求对方停止使用“高通”字号和“高通”商标。据悉,美国高通还曾希望以人民币5万元的价格购买上海高通的“高通”商标,但被上海高通予以回绝。

中美高通商标之战一审宣判:上海高院驳回上海高通全部诉讼请求

上海高通注册的第4305049号和第4305050号“高通”商标

2004年10月12日,上海高通向商标局申请注册第4305049号、第4305050号“高通”商标,两件商标均于2008年3月28日被核准注册,分别核定使用在第38类“有线电视;信息传送;电话通讯”等服务和第42类“包装设计;室内装饰设计;计算机软件设计;科研项目研究”等服务上。

美国高通1985年在美国成立,主打产品为“骁龙”(Snapdragon)系列处理器,是HTC、索尼、诺基亚、摩托罗拉、LG、三星、小米、OPPO、VIVO等品牌的智能手机芯片主要供应商。20世纪末进入中国后,美国高通将“Qualcomm”译为“高通”,作为企业字号加以使用,同时在其提供的产品和服务上突出使用“高通”,而这些产品和服务大多与上海高通的主营产品和服务类别相同或类似。

相较于上海高通而言,美国高通在中国内地注册含有“高通”中文字样商标的时间要晚了许多。高通自身申请注册“高通”商标始于2010年,此后也曾通过受让的方式获得了部分含有“高通”中文字样的商标。据中国商标网查询数据显示,截至发稿,申请人为卡尔康公司的商标共有699件,其中含有“高通”中文字样的仅有10件,其他绝大多数为外文商标。

中美高通商标之战一审宣判:上海高院驳回上海高通全部诉讼请求

美国高通注册的第5671484号“高通GOLONG”商标

“高通GOLONG”商标正是美国高通受让的一件商标。2006年10月20日,自然人丁某向商标局申请注册第5671484号“高通GOLONG”商标,该商标于2009年8月28日被核准注册,核定使用在第14类“电池充电器、电池、电容器”等商品上。该商标于2012年12月14日转让至上海龙凯国际货运代理有限公司,后者又于2013年7月23日转让给美国高通。

商标“撤三”战,双方针锋相对

1. 美国高通对上海高通4件商标提出“撤三”申请

2010年1月和2011年9月,美国高通分别针对上海高通的第776695号、第662482号“GOTOP高通”商标,以连续三年停止使用为由向商标局提出撤销申请。

2013年8月,美国高通再次以连续三年停止使用为由,向商标局提出针对上海高通第4305049号和4305050号“高通”商标的撤销申请。

(1) 776695号“GOTOP高通”商标

2014年12月26日,商标评审委员会作出商评字〔2014〕第109869号《关于第776695号“高通GOTOP及图”商标撤销复审决定书》,认定上海高通提交的在案证据不能形成完整的证据链,证明第776695号“高通GOTOP及图”商标在2007年1月18日至2010年1月17日期间在第38类“计算机辅助信息”等服务上进行了公开、真实的商业使用,因此应予撤销。此后,上海高通先后上诉至北京知识产权法院和北京市高级人民法院,但均被法院驳回。上海高通甚至向最高人民法院申请再审,但2017年2月23日被最高人民法院(2017)最高法行申77号行政裁定书驳回。

(2) 662482号“GOTOP高通”商标

2013年9月4日,针对美国高通的“撤三”申请,商标局做出(2011)第04442号裁定,决定对第662482号“GOTOP高通”商标不予撤销。2013年10月18日,美国高通向商评委提出撤销复审申请。在其提交的《“GOTOP高通”商标撤销复审案专家论证会意见书》中专家一致认为,汉字与字库芯片、汉卡与软件不是同一种商品,不属于商标法意义上的注册商标的使用,应当撤销。2015年,商评委认定汉卡与字库芯片非同类商品,决定撤销第9类第662482号“GOTOP高通”商标。上海高通不服,向北京知识产权法院提起行政诉讼。2017年5月,北京知产法院判决认定上海高通第662482号商标的注册构成商标法规定的连续三年停止使用的情形,驳回上海高通的诉讼请求。

(3) 4305049号“高通”商标

2014年4月27日,商标局做出撤201307307号《关于第4305049号“高通”注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定》,决定撤销第4305049号“高通”商标并予以公告。2014年5月19日,上海高通向商标评审委员会提出针对第4305049号“高通”商标的撤销复审申请。2015年11月13日,商评委做出〔2015〕第85082号《关于第4305049号商标撤销复审决定书》,认定一方面上海高通有关抗辩缺乏事实及法律依据,另一方面上海高通提交的证据不能形成完整的证据链证明其第4305049号“高通”商标在2010年8月12日至2013年8月11日期间在有限电视、信息传送等服务上进行了公开、真实的商业使用,上海高通关于其第4305049号“高通”商标未在“电话通讯、移动电话通讯”服务使用具有正当理由的抗辩亦不能成立,因此决定对该商标予以撤销。此后,上海高通先后上诉至北京知识产权法院和北京市高级人民法院,但均被法院驳回。

(4) 4305050号“高通”商标

对于第4305050号“高通”商标,商标局决定不予撤销,驳回了美国高通的撤销申请。美国高通不服,提出撤销复审申请。商评委对第4305050号商标在计算机软件设计等服务上予以维持,在包装设计、室内装潢设计两项服务上予以撤销。上海高通不服,向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知产法院于今年8月一审认为美国高通的部分诉讼主张具有事实和法律依据,判决商评委撤销相关复审决定,并重新作出决定。

在对上海高通申请“撤三”的同时,2012年9月,美国高通再次提出收购上海高通商标。美国高通欲以人民币200万元的价格收购上海高通名下的第662482号“GOTOP 高通”商标,但仍被上海高通拒绝。

2. 上海高通对美国高通提出“撤三”申请

在“撤三”争夺战当中,上海高通也曾予以反击。2013年3月28日,上海高通针对第5671484号“高通GOLONG”商标向商标局提出连续三年停止使用的撤销申请。商标局于2014年2月13日做出撤201302452号《关于第5671484号“高通GOLONG”注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定》,认定上海高通的撤销理由成立,决定将5671484号“高通GOLONG”商标予以撤销。在商标局决定撤销该商标后,美国高通于2014年3月17日向商评委提出撤销复审申请。2015年7月23日,商评委做出商评字[2015]第50349号《关于第5671484号“高通GOLONG”商标撤销复审决定书》,认定美国高通提交的在案证据不能证明其在2010年3月28日至2013年3月27日期间对第5671484号“高通GOLONG”商标在核定商品上进行了真实、有效的商业使用,因此决定将该商标予以撤销。此后,美国高通先后上诉至北京知识产权法院和北京市高级人民法院,但均被法院驳回。

对簿公堂

2013年12月,上海高通分别向美国高通及其在中国的多家子公司、分公司发送律师函,要求其停止一切商标侵权及不正当竞争行为。

2014年5月,上海高通以美国高通在中国使用“高通”字样造成商标侵权和不正当竞争为由,正式向上海市高级人民法院提起诉讼,请求法院判令美国高通赔偿人民币1亿元。

2016年5月17日,上海市高级人民法院公开开庭审理了这起案件,庭审主要围绕第9类第662482号“GOTOP高通”商标等问题展开。

2017年8月29日,上海高院作出一审判决。此案主要围绕被告是否构成商标侵权和不正当竞争两大争议焦点讨论。对于是否构成商标侵权,法院认为,上海高通的计算机软件设计商标,总体上属于计算机硬件与软件的设计与开发服务,手机芯片则用于手机通讯产品的制造,二者在各自的功能以及服务或消费的提供者、提供渠道、对象等方面均有所不同;同时,美国高通的“参考设计”服务应当视为其销售自身产品所附带的服务,不属于上海高通诉称的与其核定服务项目相同的服务,不构成类似服务。而对于是否构成不正当竞争,法院认为,上海高通关于三名被告注册及使用“高通”字号构成擅自使用他人企业名称不正当竞争行为的诉讼请求,缺乏事实与法律依据,不能成立

综上,上海高院于8月29日作出上述判决,驳回了上海高通的全部诉讼请求

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