知产力,为创新聚合知识产权解决方案

为起诉苹果而找来原住民部落,背后玄机是……

2017-10-11 10:20 · 作者:知产力   阅读:382

来源 | Ars Technica

编译 | Bruce


(本文版权为知产力所有,转载请在显著位置注明来源。)

 

(本文2952字,阅读约需6分钟)

   

苹果公司每年都被起诉专利侵权数十次,而其中的大多数诉讼原告都是一些鲜为人知的空壳公司,他们不生产任何产品,也就是非实施实体(NPE),有人也称之为“专利流氓”。近日,美国又有一起寻求从iPad销售额中分一杯羹的专利诉讼,然而这次的原告却不太常见:这家最近刚刚成立的原告公司MEC Resources LLC,其所有人竟然是美国原住民部落!

 

据分析,MEC起诉苹果,似乎是想利用美国原住民的合法权利,来避免让美国专利商标局执行可能使专利无效的“双方重审”(inter partes review,简称“IPR”)。

 

IPR和主权豁免

 

什么是双方重审呢?双方重审(IPR)程序是美国2012年9月生效实施的一种专利复审制度,这一程序在专利审查上诉委员会(PTAB)而非地区法院进行,由于其速度更快、成本更低的特点,而成为驱逐劣质专利的一大利器,尤其受到众多常常沦为专利诉讼被告的科技公司的青睐。但是,IPR程序同时也遭到一些制药公司的抵制,因为他们往往要依靠专利来打击仿制药生产者。

 

不过,也有这样一些当事人,他们拥有一张王牌——“主权豁免”(sovereign immunity),这张王牌能够阻止他人用IPR来对其专利发起挑战。

 

所谓“主权豁免”,是一个在美国宪法第十一修正案中被加以规定的古老法律概念。主权豁免可以阻止美国各州被诉至联邦法院,除非他们同意该诉讼。这一概念可以追溯至美国独立前的时代,那时的法律规定,在没有得到诸如国王或王后这样的主权统治者的同意的情况下,任何人都不能起诉主权统治者。

 

但是,鉴于主权豁免权的适格主体相当有限,要想利用主权豁免权来为自己服务可没那么容易。在专利领域,主权豁免保护公立大学,因为公立大学被视为国家的必要组成部分。目前已有两起PTAB案件确认了公立大学专利免受IPR程序质疑。(主权豁免还保护州实体免遭那些寻求抢先无效他们专利的“确认判决”诉讼,因此,公立大学专利只能是在公立大学提起的诉讼中被法院判决无效。)

 

不过现在,已经有专利权人开始打上了主权豁免的主意,而他们打算利用的则是美国原住民部落。

 

案 情


1011苹果配图1.png

Prowire LLC在特拉华地区联邦地区法院提交的针对苹果公司的诉状

 

让我们回到本文开头提到的这起案件中来。这起诉讼起初与其他专利案件并没有什么两样。今年3月,美国德克萨斯州一家名为Prowire LLC的公司在美国特拉华地区联邦地区法院对苹果公司(Apple Inc.)提起诉讼,称苹果的iPad 4侵犯了其专利号为6,137,390的美国专利。

 

等等,开头不是说原告叫MEC Resources LLC吗?别急,请接着看下去。

 

1011苹果配图2.png

6,137,390号美国专利附图(来源:USPTO)

 

涉案专利描述了一类可以降低电磁阻抗的“增强型”电感器(Inductors with Minimized EMI Effect and the Method of Manufacturingthe Same)。这件专利申请于1999年5月3日,后被转让给了台湾工业技术研究院(ITRI)。几年前,台湾工业技术研究院等一些专利权人开始诉诸美国法院来维护其专利。2016年,这件专利被位于德克萨斯州的Prowire LLC买下,据德州公司文件资料显示,Prowire LLC由Yih-Gwo Ching和Zhou Ye拥有,除此以外没有其他信息。据目前已知所有消息,专利署名的两位发明人仍然在台湾。今年8月,这件专利再度被转让给了北达科他州的MEC Resources LLC,即本文开头提到的美国原住民部落拥有的那家公司。

 

苹果要求法官将此案移送至加利福尼亚的法院。Prowire的律师反对了苹果这一申请,但他们并没有止步于此。8月,他们告知法院,该专利已被转手至北达科他州公司MEC Resources LLC。之后不久,特拉华地区法院法官同意了将此案移送至加利福尼亚的申请,并指出MEC是一家“北达科他州公司”,让苹果留在案件众多、过于拥挤的特拉华法院是毫无意义的。

 

MECResources是由曼丹族(Mandan)、希达察族(Hidatsa)和阿里卡拉族(Arikara)全资拥有的,这三族又被合称为三分支部落(Three AffliatedTribes),是美国原住民部落。对于这起诉讼,MEC的首席执行官及其律师均未置评。

 

为什么专利诉讼突然与美国原住民扯上了关系?虽然当事人没有给出答案,但这起案件并非孤例,其他专利案件的最新进展或许能够帮我们解释这一现象。

 

另一起案件

 

今年9月初,纽约的圣雷吉斯莫霍克(St. Regis Mohawk)部落披露,该部落受让了一组价值不菲的专利,这些专利原属于制药公司艾尔建(Allergan)。此后,这些专利将被回授予艾尔建,而作为继续持有这些专利的回报,艾尔建将在专利有效期内每年向部落支付1500万美元的许可费。

 

近日在一起针对其专利的IPR程序中,圣雷吉斯莫霍克部落不出所料地提交了文件,称部落是主权政府,是豁免的适格主体,因此请求PTAB拒绝掉针对艾尔建专利的IPR申请。发起IPR申请的迈兰制药公司(Mylan Pharmaceuticals)已经表示将会据理力争,并称这笔交易是一笔“伪装交易”。

 

1011苹果配图3.png


有人给我专利,还要给我钱,说实话,这样的“好事”确实不多见。而这一切都跟美国原住民部落这一身份有着莫大的关系。对于为何执行这笔交易,部落和艾尔建心里都十分明白:一切都是为了避开他人在美国专利商标局针对其专利提出的双方重审(IPR)程序。

  

想法不错

 

几周前圣雷吉斯莫霍克部落的这笔交易被公之于众时,事情就已经很明显了:如果这一招能成功保护专利免受无效质疑,那么它将不再局限于制药行业。圣雷吉斯莫霍克部落目前已拥有来自技术公司的40件专利,并承认其计划通过专利诉讼赚取收益。

 

圣雷吉斯莫霍克部落没有透露40件专利来自哪家技术公司,但是有人通过专利局记录查询发现,该公司就是超级电脑之父西摩·克雷(Seymour Cray)创办的高性能计算机公司SRC Labs。这些专利目前还没有被用于诉讼,不过鉴于这个部落已经表明了利用专利生财之意,人们有理由推测这些专利可能很快会出现在法庭之上。

 

圣雷吉斯莫霍克部落表示:“部落通过转让方式拥有了40件该公司专利,并期望在联邦法院赚取一笔可观的收益。现在我们正准备提起一桩联邦法院诉讼。这些案件通常需要经过一年以上的时间才能做出判决,因此判赔的金额在结案前,即自现在起18个月内,不会予以预估。”

 

会奏效吗?

 

尽管主权豁免已经帮助至少两家公立大学躲过了IPR,但这一招数是否对美国原住民部落奏效还有待验证。美国原住民部落的主权豁免权是由美国国会授予的,所以理论上国会也能对这一权利做出撤回或变更。美国各州则是从第十一修正案中获得主权豁免权的。

 

事实上,专利权人不是第一个尝试利用美国原住民合法权利作为挡箭牌的。在加利福尼亚州,部分发薪日贷款(payday loan)公司试图通过依附于俄克拉荷马州迈阿密部落(Miami Tribeof Oklahoma)和内布拉斯加州苏族印第安部落(Santee Sioux Nation ofNebraska),来避开加州贷款法律。

 

然而这一计划并未成功。去年,加利福尼亚州最高法院(California Supreme Court)认定:“没有证据表明两个部落中的任何一个,实际控制、监督或明显受益于该在线放款人的基本企业经营行为。”

 

4月,美国最高法院对Lewis v. Clarke案做出判决,认为金神族博彩管理局(MoheganTribal Gaming Authority)无权使用主权豁免权来保护自己免遭该起与车祸有关的诉讼。

 

诸如此类的案例,让来自游说团体“计算机和通信行业协会”(Computer and Communications Industry Association)的专利体制改革游说者Josh Landau看到了让部分专利权人的“IPR躲避计划”失败的希望。

 

“我觉得,PTAB对这个说法多虑了。如果主权豁免权能以这样的方式买卖,那么将会真正产生问题。”Landau表示,IPR通过对维护劣质专利的做法增加其风险、减少其回报,而从根本上改变了专利诉讼的经济性。如果美国原住民部落被允许绕过正常规则,那么唯一能获益的将是“那些拥有并想要维护劣质专利的权利人,但这些劣质专利本应在IPR程序中被无效掉的”。

 

结 语


在看到PTAB裁决之前,我们无法断定最终结果。如果专利许可交易者能够从中窥见哪怕一丝避开IPR的希望,那么我们可能看到大量专利组合迅速被转移至部落的景象,虽然这似乎有些脑洞大开。

 

图片来源 | 网络


  • 每周速览 | 美国最高法院拒绝“Google”商标通用化之争;斯柯达在印度身陷商标侵权纠纷,部分车型被禁售

    当地时间10月18日,美国SRC Labs,LLC和圣雷吉斯莫霍克部落分别针对亚马逊公司和微软公司,以专利侵权为由在美国弗吉尼亚东区联邦地区法院提起诉讼。这是继药企艾尔建之后第二起和第三起直接由美国原住民部落参与提起的专利诉讼,这类诉讼目的是以原住民部落的“主权豁免”避开被对手提出专利无效的质疑。
  • 同济大学上海国际知识产权学院硕士研究生招生啦!

    2016年11月,在联合国世界知识产权组织(WIPO)、中国国家知识产权局和上海市政府的支持下,同济大学在知识产权学院基础上,正式成立了“同济大学上海国际知识产权学院”。将知识产权学科整体转入,同时建立了与知识产权相关经济法、国际法、刑法等领域的师资团队,具体承担WIPO-同济大学联合培养知识产权法(设计)硕士项目(WIPO项目)、教育部和国家知识产权局委托同济大学承办的“一带一路”知识产权硕士项
  • 万慧达观察 | 抄袭法国地理标志的“玛歌”商标一审被确认“具有不良影响”

    国家工商行政管理总局商标评审委员会与北京知识产权法院分别依据2001年《商标法》第十条第二款(公众知晓的外国地名不得作为商标)及第十条第一款(八)项(不良影响),宣告抄袭未在中国注册的法国地理标志的商标无效。
  • iPhone X上市在即,却被诉以商标侵权是怎么回事?

    自9月12日发布以来,苹果iPhone X就以其独树一帜的“刘海”式全面屏,成功吸引了大批媒体和消费者的关注。眼下iPhone X开售在即,但偏偏在这个节骨眼上,苹果iPhone X中使用的Animoji表情却遭到了商标侵权诉讼。
  • 吊诡的反思:反向假冒、定牌加工与消费者知情权

    商标法第五十七条第(五)项规定,“未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的”,属于侵犯注册商标专用权的行为。在理论上,这种行为被称为“反向假冒”。
  • iPhone X上市在即,却被诉以商标侵权是怎么回事?

    自9月12日发布以来,苹果iPhone X就以其独树一帜的“刘海”式全面屏,成功吸引了大批媒体和消费者的关注。眼下iPhone X开售在即,但偏偏在这个节骨眼上,苹果iPhone X中使用的Animoji表情却遭到了商标侵权诉讼。
  • 吊诡的反思:反向假冒、定牌加工与消费者知情权

    商标法第五十七条第(五)项规定,“未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的”,属于侵犯注册商标专用权的行为。在理论上,这种行为被称为“反向假冒”。
  • 抄袭这件事,应少点套路,多些真诚

    十月过半,差那么一点,我们就要别离2017年迈进2018年了。这一年中,发生了许许多多的大小事件,笔者对今年这说长不长说短不短的一年中的抄袭事件想进行一下回顾,想进行一下“追思”,想进行一下“叨叨”。
  • 游戏玩家请捂紧钱包,不然这件专利可能刺激你“氪金”

    打游戏的朋友对自己的匹配到的队友或多或少有过吐槽,而近日,微博上一则有关游戏的专利引起了编者的注意,据相关报道称,该游戏专利会将不“氪金”的玩家匹配给游戏大神(不氪金即没有在游戏中投入任何花销的普通玩家),为鼓励和刺激玩家“氪金”消费 。
  • 一起标的2.1亿元的著作权案件,一审系中间判决,二审仍在审理

    今日,最高人民法院二审开庭审理南京擎天科技有限公司(下称南京擎天公司)、南京擎天全税通信息科技有限公司(下称南京擎天全税通公司)与南京南华擎天资讯科技有限公司(下称南华擎天公司)著作权权属、侵权纠纷案。据悉,该案经过4个半小时的审理,并未当庭宣判。
  • 每周速览 | 美国最高法院拒绝“Google”商标通用化之争;斯柯达在印度身陷商标侵权纠纷,部分车型被禁售

    当地时间10月18日,美国SRC Labs,LLC和圣雷吉斯莫霍克部落分别针对亚马逊公司和微软公司,以专利侵权为由在美国弗吉尼亚东区联邦地区法院提起诉讼。这是继药企艾尔建之后第二起和第三起直接由美国原住民部落参与提起的专利诉讼,这类诉讼目的是以原住民部落的“主权豁免”避开被对手提出专利无效的质疑。
  • 同济大学上海国际知识产权学院硕士研究生招生啦!

    2016年11月,在联合国世界知识产权组织(WIPO)、中国国家知识产权局和上海市政府的支持下,同济大学在知识产权学院基础上,正式成立了“同济大学上海国际知识产权学院”。将知识产权学科整体转入,同时建立了与知识产权相关经济法、国际法、刑法等领域的师资团队,具体承担WIPO-同济大学联合培养知识产权法(设计)硕士项目(WIPO项目)、教育部和国家知识产权局委托同济大学承办的“一带一路”知识产权硕士项
  • 万慧达观察 | 抄袭法国地理标志的“玛歌”商标一审被确认“具有不良影响”

    国家工商行政管理总局商标评审委员会与北京知识产权法院分别依据2001年《商标法》第十条第二款(公众知晓的外国地名不得作为商标)及第十条第一款(八)项(不良影响),宣告抄袭未在中国注册的法国地理标志的商标无效。
  • iPhone X上市在即,却被诉以商标侵权是怎么回事?

    自9月12日发布以来,苹果iPhone X就以其独树一帜的“刘海”式全面屏,成功吸引了大批媒体和消费者的关注。眼下iPhone X开售在即,但偏偏在这个节骨眼上,苹果iPhone X中使用的Animoji表情却遭到了商标侵权诉讼。
  • 吊诡的反思:反向假冒、定牌加工与消费者知情权

    商标法第五十七条第(五)项规定,“未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的”,属于侵犯注册商标专用权的行为。在理论上,这种行为被称为“反向假冒”。
  • 知识产权诉讼技巧及实战攻略系列课程 | 开课啦

    知产力(微信ID:zhichanli)知产力是一家致力于“为创新聚合知识产权解决方案”的原创型新媒体平台。关
  • 闹剧:IAM眼中对撸的西电捷通和苹果

    在北京的专利年会上,来自苹果关联私人执业律师的一个带有些许敌意的问题,引发了一场激烈的、略微难堪的对话,十分罕见。苹果与中国公司西电捷通之间在中国法院的战火已经燃烧了一年多,而今天刚刚在中国国家会议中心开幕的中国专利年会的与会者,亲眼看到了这一幕的上演。
  • 非诚勿扰“嘘嘘”篇——华谊兄弟撤诉

    2017年6月29日,北京市朝阳区人民法院作出民事裁定,准予华谊兄弟传媒股份有限公司(下称华谊兄弟)撤回对金阿欢、永嘉县非诚勿扰婚姻介绍所(普通合伙)侵害作品信息网络传播权的起诉。 朝阳法院的该份裁定是基于2017年6月27日,华谊兄弟提出的撤诉申请。关于撤诉原因,目前尚不知晓。
  • 商标评审速递 | “花芊古”遇到“花千骨”再天然也不行

    “花芊古天然”商标申请被驳回;JEEP无效“水中吉普SHui ZHong Ji Pu”
  • 专利侵权案搜狗持续推进:9项侵权已进入庭审

    近日,搜狗诉百度专利侵权案又有了新的进展。据了解,之前国家知识产权局专利复审委员会已经裁定有效的9项专利的相关诉讼已进入庭审阶段。在相关专利被认定有效的前提下,进入庭审也就意味着百度败诉的可能性大增。
  • 每周速览 | 美国最高法院拒绝“Google”商标通用化之争;斯柯达在印度身陷商标侵权纠纷,部分车型被禁售

    当地时间10月18日,美国SRC Labs,LLC和圣雷吉斯莫霍克部落分别针对亚马逊公司和微软公司,以专利侵权为由在美国弗吉尼亚东区联邦地区法院提起诉讼。这是继药企艾尔建之后第二起和第三起直接由美国原住民部落参与提起的专利诉讼,这类诉讼目的是以原住民部落的“主权豁免”避开被对手提出专利无效的质疑。
  • 同济大学上海国际知识产权学院硕士研究生招生啦!

    2016年11月,在联合国世界知识产权组织(WIPO)、中国国家知识产权局和上海市政府的支持下,同济大学在知识产权学院基础上,正式成立了“同济大学上海国际知识产权学院”。将知识产权学科整体转入,同时建立了与知识产权相关经济法、国际法、刑法等领域的师资团队,具体承担WIPO-同济大学联合培养知识产权法(设计)硕士项目(WIPO项目)、教育部和国家知识产权局委托同济大学承办的“一带一路”知识产权硕士项
  • 万慧达观察 | 抄袭法国地理标志的“玛歌”商标一审被确认“具有不良影响”

    国家工商行政管理总局商标评审委员会与北京知识产权法院分别依据2001年《商标法》第十条第二款(公众知晓的外国地名不得作为商标)及第十条第一款(八)项(不良影响),宣告抄袭未在中国注册的法国地理标志的商标无效。
  • iPhone X上市在即,却被诉以商标侵权是怎么回事?

    自9月12日发布以来,苹果iPhone X就以其独树一帜的“刘海”式全面屏,成功吸引了大批媒体和消费者的关注。眼下iPhone X开售在即,但偏偏在这个节骨眼上,苹果iPhone X中使用的Animoji表情却遭到了商标侵权诉讼。
  • 吊诡的反思:反向假冒、定牌加工与消费者知情权

    商标法第五十七条第(五)项规定,“未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的”,属于侵犯注册商标专用权的行为。在理论上,这种行为被称为“反向假冒”。