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汪泽专栏 | 从“Tiffany”商标案看美国驰名商标保护制度

2015-03-31 18:34 · 作者:汪泽   阅读:4414
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译者 | 汪泽   中华商标协会副秘书长,法学博士


(本文系知产力获得独家首发授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)


译者按:拙文《驰名商标可以“主动保护”吗?》发表在3月17日“知产力”上,文中对日本和我国台湾地区在审查程序中主动保护驰名商标进行了简要考察。美国、日本和我国台湾地区都是实行相对理由审查制度的代表,因此,亦有必要考察美国的商标法相关规定与实践。


与我国在商标立法中照搬《保护工业产权巴黎公约》和TRIPS中驰名商标保护的条文不同,美国通过适用《兰哈姆法》第43条(a)、(c)、第44条(c)(b)和第2条(a)、(d)[15 U.S.C., §1125(a), §1125(c), §1126(b) and (h), and §1052(a) and (d)]履行其因国际条约所负驰名商标保护义务。“如果一个商标与已经注册或者未注册的外国或者美国的驰名商标相冲突,且符合《兰哈姆法》第2条(a)、(d)的规定,美国专利商标局将依职权拒绝注册,第三人可以据此提出异议或者撤销,请求予以拒绝注册”。①美国专利商标局在审查中,并不就一个商标是否为驰名商标作出具体认定,而是通过评估该商标强度(the strength of the mark)以确定其保护范围。


为此,笔者查阅美国《商标审查标准》之“以可能存在混淆、误认或欺骗为为由的拒绝注册”一节,其中规定混淆可能性的判定应当考虑“商标声誉”因素,并以Tiffany&broadway v. Commissioner一案例示,兹翻译该案判决意见如下,供参考借鉴。唯需说明者,本案引用法律条文为《兰哈姆法》第32条(1)(a)[U.S.C. § 1114(1) (a)],该条款是针对侵权及其救济所作规定,禁止未经商标注册人同意,以“可能引起混淆、误认或者欺骗”的方式使用他人注册商标。


蒂芙尼百老汇公司诉美国专利商标局局长“Tiffany&Broadway”商标驳回案②


案件号:167 F. Supp. 2d 949 (2001)

原告:蒂芙尼百老汇公司

被告:美国专利商标局局长

美国联邦地区法院,德克萨斯州 休斯顿法庭

地区法官 休斯


2001年8月30日


1.引言


蒂芙尼百老汇(Tiffany & Broadway)公司就上诉委员会维持专利商标局驳回其在“女装鞋”商品上“Tiffany”商标注册申请的决定提请司法审查。专利商标局以申请商标与纽约蒂芙尼公司(Tiffany & Company)在先注册的四件引证商标构成混淆性近似为由驳回了申请商标的注册申请,即申请商标“Tiffany”可能导致相关公众将其与Tiffany & Company公司的商标相混淆。法院最终判令维持上诉委员会的驳回决定。


2.背景


蒂芙尼百老汇公司是一家成立于德克萨斯州的公司,1990年开始在东欧和中欧批发廉价女装鞋,其销售的产品中有一款名为”Tiffany”。该款女装鞋在捷克、波兰、立陶宛、乌克兰和斯洛伐克均有销售,售价在10至30美元之间。


蒂芙尼公司是一家1868年成立的纽约公司,前身系查尔斯·刘易斯·蒂芙尼和约翰·扬(Charles Lewis Tiffany and John Young)创立于1837年的公司。蒂芙尼公司销售各种商品,包括珠宝、瓷器,银器、玻璃器皿、皮革制品、皮带扣、领带、围巾、钟表、手表、刷子和灯具。该公司1893年就注册了“蒂芙尼”(Tiffany)和“蒂芙尼公司”(Tiffany & Co.)商标,现在一共拥有约48件“蒂芙尼”(Tiffany)和“蒂芙尼公司”的商标注册。蒂芙尼公司通过其在全球60多家专卖店(其中34家在美国境内)以及自营零售店和邮购的方式持续销售带有上述名字的商品。


3.商标申请


1995年,蒂芙尼百老汇公司决定将业务扩展至美国。由于希望在美国的专卖店和百货商店销售其品牌鞋履,蒂芙尼百老汇公司在美国提出了基于意图使用的三件商标即“Tiffany”、“Tiffany & Broadway””和“Lady Tiffany”的注册申请。虽然后两件商标申请依然悬而未决,但“Tiffany”商标的注册申请被专利商标局直接驳回。专利商标局认定,“Tiffany”商标与蒂芙尼公司四件注册商标“Tiffany”和“Tiffany & Co.”过于近似,蒂芙尼公司四件注册商标核定使用商品包括腰带、男士领带。


4.上诉


蒂芙尼百老汇公司提起上诉。上诉委员会维持了专利商标局的驳回决定。该公司遂起诉专利商标局,请求法院撤销上诉委员会的决定、责令专利商标局核准注册该商标。


双方当事人请求就消费者对蒂芙尼百老汇公司的商标与蒂芙尼公司四个在先商标相混淆的可能性作出简易判决。


5.法律


法律禁止使用与在先注册商标近似且在商品来源上“可能引起混淆、导致误认或者欺骗”消费者的标记[《兰汉姆法》15 U.S.C § 1114(1)(a)之规定]。如果以造成消费者混淆的方式使用商标即负有责任,这是分析的焦点所在。


判定是否存在混淆的可能性需要评估多种因素,这些因素会很大程度上影响由于在后标记的使用导致消费者产生混淆的概率。这些因素包括:标记类型、标记的近似性、商品的类似性、经销和购买者的同一性、广告宣传的同一性;


此外,还包括:被告的主观意图、实际混淆。[Roto-Rooter Corp. v. O'Neal, 513 F.2d 44, 45 (5th Cir. 1975)]。


(1)类型


纳入考虑的首要因素是蒂芙尼公司引证商标的强弱。强商标具有显著性,自身没有含义且不大可能为其他人所用[Exxon Corp. v. Texas Motor Exchange of Houston, 628 F.2d 500, 504 (5th Cir.1980)]。蒂芙尼百老汇公司主张“Tiffany”和“Tiffany & Co.”商标不属于强商标,因为他人经常在“灯具、盘子、花瓶、窗户”等商品和“出租车、摄影工作室和花店”等服务上使用“Tiffany”。而且,经专利商标局核准,“Tiffany”已被用于销售“餐巾纸、卫生纸和床垫”等服务上。


专利商标局主张,蒂芙尼公司的商标属于强商标,因为只有蒂芙尼公司在多种商品上注册了“Tiffany”商标。蒂芙尼公司已经成功地阻止他人在保龄球、吊顶板、瓷砖、稀有硬币、香水、餐馆服务和汽车上使用其“Tiffany”商标。


尽管“Tiffany”存在多种使用方式,但并不代表它是弱商标。“Tiffany”无内在含义,它几乎和“Kodak”、“Exxon”商标一样,属于任意性商标,即完全是出于作为商号使用的目的而创设的。例如,虽然“northwest”存在固有含义而为常用词,但西北货运公司( Northwest Van Lines)在运输服务上仍然属于强商标。休斯(Hughes)在美国是一个普通姓氏,也用作城镇和道路的名字。但是,在飞机和石油工具上“Hughes”具有特殊意义。对于蒂芙尼公司也是如此,它本身就代表着商誉。


(2)知名度


蒂芙尼公司的知名度毋庸置疑,见Sykes Laboratory, Inc. v. Kalvin, 610 F.Supp. 849, 858 (C.D.Cal.1985)[“淡化理论可以用于保护具有显著性的商标,例如‘蒂芙尼’(Tiffany)、‘宝丽来’(Polaroid)、‘劳斯莱斯’(Rolls Royce)、‘柯达’(Kodak)”。蒂芙尼、劳斯、莱斯都是姓氏,宝丽来和柯达是新创词。]专利商标局提供了18篇新闻报道用以证明蒂芙尼公司是一家著名企业。


上诉委员会认为,蒂芙尼公司的知名度增加了混淆的可能性[参见Tiffany & Broadway, Inc., Ser. No. 74/670/640, slip op. at 7-8 (商标审判和上诉委员会,1998年11月16日)]。经过多年经营,蒂芙尼公司获得了消费者的高度认同和对其商品质量的信赖。对于消费者来说,“蒂芙尼”和“蒂芙尼公司” 因其工艺质量、诚信和可靠,已经取得了显著的第二含义。[见Tiffany & Co. v. Tiffany Productions, Inc., 147 Misc. 679, 264 N.Y.S. 459, 460 (N.Y.Sup.Ct.1932)]当消费者看到蒂芙尼百老汇公司的“鞋”时,可能会认为该商品与蒂芙尼公司存在某种联系,并且将蒂芙尼公司作为珠宝商所拥有的高质量信誉移转到蒂芙尼百老汇公司“鞋”商品上,或者相反,将蒂芙尼百老汇公司的廉价鞋履与蒂芙尼公司的蓝色包装盒③联系起来。


即使消费者从根本上认为蒂芙尼公司是一个珠宝商,但它的名字对于以其冠名销售的商品仍具有相当的经济价值。“埃迪鲍尔福特探路者”(Eddie Bauer Ford Explorer )就是一个例证,埃迪鲍尔(Eddie Bauer)以在服装和户外装备的名声起家,但其良好声誉也会移转至运动型多用途汽车商品上(SUV:sports utility vehicles)。消费者基于埃迪鲍尔服装和户外装备所具有的良好品质,就会愿意在购买标有埃迪鲍尔名字的SUV时花费更多的钱。


(3)标记的近似性


第二个要考虑的因素是商标的整体印象。这里的“标记间的近似性无非就是一项主观的‘眼球’(目测)测试”。[见J. McCarthy, Trademarks and Unfair Competition § 237:7 at 63 (1973)]本案双方商标非常近似。蒂芙尼百老汇公司承认其标记“在读音、外观、意思和内涵”上与蒂芙尼公司的标记构成近似。上诉委员会认为,双方商标基本相同[Tiffany & Broadway, Inc. at 3.]。


(4)商品的类似性


上诉委员会认为,蒂芙尼百老汇公司的女装鞋商品与蒂芙尼公司的腰带、男士领带商品密切相关[Tiffany & Broadway, Inc. at 6.]。蒂芙尼百老汇公司称,其女装鞋商品与蒂芙尼公司包括腰带、男士领带在内的商品不属于类似商品。专利商标局认为,两者属于类似商品,因为鞋通常和服装服饰如腰带、男士领带一起做广告和进行销售。专利商标局提供的证据包括四本产品目录册,其中鞋和腰带的广告刊登在同一页上,以及35件核定使用商品同时包括鞋和腰带、或者鞋和领带的商标注册证明。由于鞋和服装服饰通常在一起做广告和进行销售,对于消费者来说可能暗示二者的来源相同,因此两者属于类似商品。


(5)经销和购买者


上诉委员会认为,蒂芙尼百老汇的鞋和蒂芙尼公司的服装服饰在零售网点和购买者存在重合现象[Tiffany & Broadway,Inc. at 7. ]。虽然蒂芙尼百老汇公司主张其廉价鞋履和蒂芙尼公司的商品将在不同购物中心的不同商店销售,但是二者的商品都会在专卖店和购物中心进行销售。尽管购物中心有各种商店,价格有贵贱之分,但是出售鞋履的商店往往可能同时出售腰带、领带,在大型百货商场,出售鞋履的商店可能还会同时贩售珠宝。


(6)广告


蒂芙尼公司在产品目录、报纸、杂志和互联网上都刊登广告。由于蒂芙尼百老汇公司从未在美国本土做广告或销售鞋履,没有媒体可与之比较。这仅仅表明,它不会在同一媒体上做广告。


(7)主观意图


虽然蒂芙尼百老汇公司称其从未有意将其鞋履商品冒充为蒂凡尼公司的产品,也无以蒂凡尼公司商标谋利的意图,但缺乏证据支持其商品具有独立来源。即便产品所有人的名字里带有“Tiffany”字样,蒂芙尼百老汇公司也有义务借助产品命名和设计的方式避免其产品与在先使用者的产品相混淆[In re Shell Oil Co., 992 F.2d 1204, 1209 (Fed.Cir.1993)]。虽然没有证据证明蒂芙尼百老汇公司选择“Tiffany”作为商标以及“Tiffany & Broadway”作为公司名称时的意图,但是,“Tiffany”和“Broadway”两个单词长期与蒂芙尼公司联系在一起,查尔斯·刘易斯·蒂芙尼和约翰·扬于1837年开的第一家店铺就位于百老汇,1847年和1854年,1847年和1854年,又两次向百老汇大道的上城方向迁址。这就是“百老汇大道蒂芙尼”这一说法的由来。


在美国和国外市场,“蒂芙尼”(Tiffany)和“百老汇”(Broadway)都带有一种文化韵味。自在百老汇开店伊始,蒂芙尼公司就凭借其精湛工艺、标志性的独特的蓝盒子“建立优雅和独一无二的形象”。[Tiffany & Co. Hist. & T., at http://www.tiffany.com/html/time_1837_1850.asp. ]。百老汇以其商店和剧院闻名,但两者都兼备美名。在缺乏明确动机的情形下,唯一合理的结论就是蒂芙尼百老汇公司选择“Tiffany”和“Broadway”为名字,其目的就是为了获得美誉,而这种美誉是随便选择类似于“范布伦与新泽西收费公路”(Van Buren & New Jersey Turnpike)这种组合所不可能获得的[见 Tiffany & Co. v. Tiffany Productions, Inc., at 461, citing John Forsythe Co. v. Forsythe Shoe Corp., 234 App. Div. 355, 358, 254 N.Y.S. 584, 587 ]。(“经人使用和广告宣传的商号和商标几乎总是会被他人选择作为商号或者商标,此种行为的目的在于不正当地利用该商号或者商标的价值以及从他人劳动中获得利益,因为他人已经使得该商号或者商标成为质量、品味的象征,或者是公平交易的标志”)。


(8)实际混淆


虽然不要求存在实际混淆的证据,但在逻辑上如果有此类证据是对混淆可能性要件成立最为有力的支持[Lanham Trade-Mark Act, § 32(1), 15 U.S.C.A. § 1114(1). ]。另外,“证明混淆可能性只要求少量的实际混淆的证据,但推翻它则需要海量的证据”[World Carpets, Inc. v. Dick Littrell's New World Carpets, 438 F.2d 482, 489 (5th Cir.1971).]。


当事人联合进行了一项消费者调查,以收集实际混淆的数据。他们选择了休斯顿大学市场营销和企业管理系的爱德华·布莱尔(Edward Blair)博士作为专家。布莱尔博士设计了调查问卷,并于2000年9月和10月,在西雅图、奥马哈、波士顿和迈阿密的购物中心收集了410份反馈。受访对象为年龄在18岁至64岁之间、在过去12个月内购买过女装鞋的女士。调查人员会单独给受访对象展示一双在内鞋底上标有“Tiffany”标记的鞋,询问受访对象对鞋的看法,并请受访对象回答一系列问题。


布莱尔博士设计的问卷是通过随意提及蒂芙尼公司的方式测试是否存在混淆;调查人员会问及受访对象被展示鞋履的来源,这种鞋可能和谁存在某种许可协议或者其他从属关系,以及这种鞋可能从谁那儿得到了授权,或者猜测两个公司是否存在某种关系。双方当事人都同意这些调查问题。调查人员在适当范围的女士中开展调查,受访对象分布在4个城市,都有在大型购物中心或者其他地方购买女装鞋的经历。在选取的4个城市中,波士顿和西雅图有蒂芙尼公司的商店。4个城市都有经蒂芙尼百老汇公司认可作为其适格销售商玮伦公司(Payless ShoeSource)④的商店。因此,调查结果是令人信服的[See Exxon v. Texas Motor Exchange at 506-7.]。


调查结果表明,蒂芙尼百老汇公司的鞋履与蒂芙尼公司的商品存在混淆的可能性。约15%的受访者认为蒂芙尼百老汇公司的鞋履是由蒂芙尼公司推出的、或是与蒂芙尼公司存在联系的,或者是经过蒂芙尼公司授权许可生产的,而蒂芙尼公司还出售珠宝、钱包、手袋和香水。当被问及是否认为这种鞋与蒂芙尼珠宝存在某种联系时,26%的受访者作出了肯定的回答。[See, e.g., id. at 507](调查显示将“Texon”商标与“Exxon”商标相联系的比例达到了15%,认定存在混淆可能性的有力证据);[ see also Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf v. Steinway & Sons, 365 F.Supp. 707, 716 (S.D.N.Y.1973)](7.7%的受访者认为两公司存在某种商业联系而且8.5%的受访者对名字发生混淆,是认定“Steinway”与“ Grotrian-Steinweg ”存在混淆可能性的有力证据)。在不认为两公司存在联系的人中,18.5%的人认为鞋子不具有“蒂芙尼品质”(Tiffany quality)或者提到了“蒂芙尼品质”。这些消费者推测蒂芙尼百老汇公司希望使她们对其产品建立昂贵、精工细作的印象,但她们识破了这个企图。


7.结论


上述通常考虑的因素都有力地支持了存在混淆可能性的认定,这意味着专利商标局的驳回决定有大量事实证据支持。经本法庭评判,这些证据构成压倒性证据。本法庭批准专利商标局即决审判的请求,蒂芙尼百老汇公司的请求予以驳回。蒂芙尼百老汇公司将一无所获。综上,专利商标局驳回商标注册申请的决定予以维持。


注释:

① USPTO:Office of Policy and External Affairs: Well-known Marks,

http://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/office-policy-and-external-affairs-well-known-marks

②标题文译者所加。原文见http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/167/949/2506517/。翻译工作得到了万慧达知识产权代理有限公司首席合伙人白刚先生、英国驻华使馆经济与贸易政策处苏妤泓女士的帮助,特此感谢。

③蓝色包装盒是蒂芙尼公司用于珠宝商品上的包装盒,具有很高知名度,有“蒂芙尼蓝”、“蒂芙尼蓝盒子”之说。

④Payless ShoeSource(玮伦公司)是全球最大的专业经营鞋类产品的公司,它销售鞋履的最基本标准就是价格低廉。参见http://www.extrabux.com/stores/Payless-ShoeSource,2015-3-27访问。



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