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康信视点 | 浅析知识产权行业中的专利期限管理

2018-01-10 18:48 · 作者:卢淑艳   阅读:2875

作者 | 卢淑艳  北京康信知识产权代理有限责任公司

 

(本文系知产力获得授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)


(本文5011字,阅读约需10分钟)



关键字:时限 官方期限 内部期限 客户指定期限



当客户把案件委托给代理机构的那一刻起,作为代理机构就肩负起重任,要认真对待每个案子,使客户的利益最大化,用自己的专业知识将客户研发的成果保护好。诚然,专利撰写的质量决定着专利的命运,然而专利流程管理的工作亦非常重要。流程管理工作看似简单,但是往往是看似简单的流程管理工作,稍不留神就会对专利案件一个致命的打击。试想,客户未按期答复审查意见导致视为撤回了,本来拿来打击对手的技术成了公开技术;客户在维权过程中,发现自己的专利由于年费未缴纳导致专利权终止了。。。。。。这将是多么令人抓狂的事情呀。

笔者在代理机构做流程管理工作多年,对流程管理工作有着深刻的体会,每天的工作都如履薄冰、殚精竭虑、小心翼翼,生怕一个小疏忽而影响专利的申请、维权,从而损害客户的利益。在本文中,笔者仅对流程管理工作中的期限管理做个总结,期望读者因此对专利的期限管理有所了解,有所帮助。

一件专利在其一个生命周期内会遇到各式各样的期限,而在知识产权代理机构工作中,对各种期限的管理,一般统称为时限管理。各个代理机构或者大型企业由于管理方式的不同,对期限管理的方式亦有所区别,但是总体上期限管理的主旨还是在满足官方期限的前提下,高效的完成工作。




一、期限的分类




期限可分为三类:官方期限、客户指定期限、内部期限

1. 官方期限又可以分为法定期限和指定期限。

  • 法定期限是指专利法及其实施细则中规定的各种期限。例如:专利法第四十二条规定,发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算;专利法实施细则第五十一条第一款规定,发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。诸如此类,专利法或者专利法实施细则中明确规定期限的可以统称为官方期限中的法定期限。

  • 指定期限是指审查员在根据专利法或者专利法实施细则所作出的各种通知书中,规定申请人(或者专利权人)等进行某种行为的期限。例如:专利法第三十七条规定,国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后,认为不符合本法规定的,应当通知申请人,要求其在指定的期限内陈述意见,或者对其申请进行修改;无正当理由逾期不答复的,该申请即被视为撤回。这里的“指定的期限”就是官方时限中的指定期限。

2. 客户指定期限

客户指定期限是指客户要求完成某项工作的期限。收到客户指定的期限后,要注意查看此期限是否满足官方期限的要求,如果不满足一定要提前告知客户,以免出现纰漏。

3. 内部期限

内部期限是指公司内部根据对整体案件效率的把握而规定办案人应该完成某项工作的时间。内部期限通常要在满足官方期限要求的前提下,同时兼顾客户要求完成的期限。例如,官方规定提交实质审查请求的期限是自申请日(有优先权的,自最早优先权日)起三年;公司内部要求提交实质审查请求的期限是官方绝限前一周;客户要求提交实质审查请求的期限是自新申请提交后一个月,那么在这种情况下,提交实质审查的内部期限就应该定在新申请提交后一个月。




二、重要官方期限总结




如前文所述,一件专利在其一个完整的生命周期内会遇到各式各样的官方期限,据笔者大致估算,一件专利的官方期限可以涉及有百种之多(代理人考试时,总结法条中涉及期限部分大致有100个左右),在此笔者仅凭着多年工作经验,将常见且容易出现问题的重要官方期限总结如下:

1. 法定期限:

序号

事由

案件类型

官方期限计算方法

对应法条

1

新申请提交

发明、实用新型

自最早优先权日+12个月

专利法第二十九条

2

发明、实用新型(PCT进入中国国家阶段)

自最早优先权日+30个月或32个月(32个月进入需要交纳宽限费)

实施细则第一百零三条

3

外观设计

自最早优先权日+6个月

专利法第二十九条

4

分案申请

办理登记手续通知书发文日+15日+2个月(或者收到驳回提复审期间、复审决定不服提行政诉讼期间、视为撤回的恢复期限内)

实施细则第四十二条;审查指南第一部分第一章5.1.1(2010版指南)

5

主动修改

发明

提出实质审查请求同时或者进入实质审查阶段通知书发文日+15日+3个月

实施细则第五十一条

6

实用新型、外观设计

自申请日+2个月

实施细则第五十一条

7

优先权证明文件(在先申请副本)、优先权转让证明

发明、实用新型、外观设计

自申请提交之日+3个月

专利法第三十条,审查指南6.2.2.4(2010版指南)

8

保藏证明和存活证明

发明

申请时或者最迟自申请日+4个月

实施细则第二十四条

9

提交实质审查请求

发明

自申请日+3年(有优先权权的自最早优先权日+3年)

专利法第三十五条

10

分案申请(发明)

自原案申请日+3年(有优先权权的自原案最早优先权日+3年)或分案申请的申请日+2个月(以后到期的为准)

实施细则第四十二条,审查指南5.1.2(2010版指南)

11

视为撤回通知书

发明、实用新型、外观设计

恢复的期限:视为撤回通知书发文日+15日+2个月

实施细则第六条

12

视为未要求优先权通知书

发明、实用新型、外观设计

恢复的期限:视为未要求优先权通知书发文日+15日+2个月

实施细则第六条

13

视为放弃取得专利权通知书

发明、实用新型、外观设计

恢复的期限:视为放弃取得专利权通知书发文日+15日+2个月

实施细则第六条

14

专利权终止通知书

发明、实用新型、外观设计

恢复的期限:专利权终止通知书发文日+15日+2个月

实施细则第六条

15

驳回决定

发明、实用新型、外观设计

提复审的期限:驳回决定发文日+15日+3个月;驳回决定发文日+15日+3.5至发文日+15日+5.5月内可提出复审请求和恢复请求

专利法第四十一条;

审查指南第四部分第二章2.3(2010版指南)

16

授予专利权通知书及办理登记手续通知书

发明、实用新型、外观设计

缴纳办登费期限:授予专利权通知书及办理登记手续通知书+15日+2个月

实施细则第五十四条

17

专利保护期限

发明

申请日+20年

专利法第四十二条

18

实用新型、外观设计

申请日+10年

专利法第四十二条

19

提交香港申请

第一阶段

中国/欧洲/英国专利申请公布日+6个月


20

第二阶段

中国/欧洲/英国专利申请授权公告日+6个月


以上是常见的官方法定期限计算方法,其中需要注意:

  • 外观设计申请不能要求本国优先权提交新申请案件;

  • 如要求本国优先权提交新申请案件的,其所要求的优先权案件将下发视为撤回通知书,该通知书无法恢复;

  • 专利权保护期限到期后,官方会下发专利权终止通知书,该通知书无法恢复。

2. 指定期限:

  • 各类补正通知书:发文日+15日+2个月

  • 各类缺陷通知书:发文日+15日+2个月

  • 答复第一次审查意见通知书:发文日+15日+4个月

  • 答复第N次(N>1)审查意见通知书:发文日+15日+2个月

  • 复审通知书: 发文日+15日+1个月

以上是常见的指定期限计算方法,特别要注意的是,计算期限时一定要仔细查看通知书中指定答复的期限是多久,不要盲目认为常规都是两个月就一定是两个月,笔者在工作中就曾经遇到过,官方下发的补正通知书中指定答复的期限是一个月的情况。



三、期限的管理




对于期限的管理工作,通常有三个步骤,下任务建立期限,申请延期任务期限,核销任务期限。

1. 下任务建立期限

下任务建立期限至少需要以下项目:卷号、客户名称、办案人、任务内容、官方绝限、客户指定期限、内部要求完成的期限、实际完成日期。其他项目可根据公司的情况而定。

2. 申请延期任务期限

针对已下的任务,由于客户原因等情况可以延长任务的内设期限,但是此期限不能超过客户指定的期限和官方绝限。建议办案人的延期申请需通过上级领导审批方可,否则滥用延期的结果,是无法达到真正的监控目的,从而影响整体工作的效率,甚至影响客户关系,严重的会造成死案。

3. 核销任务期限

对于办案人完成的任务,时限人员需进行核销的工作。核销时应基于发送给客户的信函或者提交官方的文件(例如:CPC的提交回执)等进行核销,尤其涉及绝限的任务,一定要严格以提交的证明文件核销,而非办案人的口头确认核销,以避免产生办案人以为提交但实际未提交的情况发生。

对于期限的管理,笔者经历过了三个阶段:

1. 通过excel表格监控任务。此阶段因为案件量不大,办案人不多,市场上相关软件较少。使用excel的最大缺点是:办案人无法实时监控自己的任务;多人使用excel共享功能时会导致excel损毁,信息丢失等不可预测的风险。Excel表格监控只适用于案件量不大,监控任务较少,办案人不多的情况下使用。

2. 单独监控任务的软件。此阶段案件量和办案人都有所增长,excel监控显然无法满足要求,公司开发了一款专门监控任务的软件,办案人通过该软件可以实时查询到自己的任务,也可以通过对任务检索的设定达到自我监控任务目的(例如:设定今日需完成任务,今日绝限任务等)。此阶段的缺点是:时限人员下任务滞后,不能达到收到客户指示或者官方文件后第一时间在系统中显示任务;任务与案件基础信息脱离;人为干扰因素较大,产生失误的风险较大。此阶段适用于小规模案量的监控。

3. 使用公司自主开发的业务系统。该业务系统是一个集案件信息、任务、官文、客户函、账单等多功能的系统。客户委托新案时,基础信息一旦录入会自动触发公司内设的任务,任务根据类别自主生成公司内部期限、官方期限等的设定。官文通过与CPC对接,自动下载及抓取信息,官文信息录入后会自动触发任务,任务根据类别自主生成公司内部期限、官方期限等的设定。办案人在办案的界面会显示需要办理的工作任务,点击任务即可办案。

4. 目前我司正在研发新的一款更高级的业务软件,这款软件对于期限监控将加入更多的客户个性化设计,自动化功能更加强大,我们的目标是做IP+IT+AI的全功能知识产权软件。

通过多年流程管理工作的经验,笔者认为对于期限监控的工作,如果是常规工作处理,一般情况下不会出现期限上的大问题,或者说随便单独拿出某一个期限问流程人员,流程人员都知晓其处理方式,但是出现问题的,往往是非常规、容易忽略的细节:

例一:假设某客户指示分案时,母案的状态是答复第二次审查意见,相关岗位人员立案和下任务时,因母案尚未有明确官方绝限,未对该分案申请设立官方绝限。在案件进行过程中,原本提交分案申请的内定提交期限是自客户委托指示日起一个月内提交,但由于客户改稿等原因,此分案迟迟未提交。就这样半年过去了,等客户正式指示提交分案申请时,才蓦然发现母案已然授权,该分案早已过了提交分案的绝限。此案发生的主要原因是母案和分案没有做好关联,分案立案后,就跟母案脱离了关系,当母案授权时,分案提交的官方绝限未得到及时更新,从而导致了分案死案的发生。因此,诸如母案和分案,基础申请案和香港案等带有关联关系的案件,务必在系统中建立关联关系,这样一旦母案状态有变化使得其相关联的案件有了官方绝限时,可以及时监控,避免了死案的发生。

例二:某代理机构收到客户指示提交一件PCT进入中国国家阶段的申请,但是该案客户委托指示函中未指明该案涉及微生物事宜。新申请提交时,代理人虽然在翻译该PCT国际申请的文件时发现了微生物的内容,但在申请提交时的请求书中生物材料处未勾选相应内容,后续核查等人员也未发现该问题。后该案进入实审审查阶段下发审查意见时,才发现问题,而此时发现已晚,因为提交保藏证明和存活证明的绝限已过,至此该案件最终未在中国授权。此案发生的主要原因是代理机构提交该类型的案件较少,代理人欠缺经验。因此代理机构对化学代理人要加大培训力度,同时时限人员应该对化学类案件提高警惕,特别留意新申请提交时是否勾选了生物材料方面的选项,要确认好是否提交了保藏证明和存活证明等材料。

此外,PCT进入中国国家阶段的申请涉及援引加入部分的,如果国际申请日有修改的,需要及时更新系统同时更新相关官方绝限的计算;PCT国际申请进入国家阶段时,不同国家进入的期限不同,时限人员要精准把握期限等等。这些可能单独拿出来,相关工作者可能都非常清楚如何处理,但是在实际工作中,往往这些又是比较容易忽略和产生问题的地方。

期限管理仅仅是流程管理工作的一部分,也是很重要的一部分,代理机构均知道其重要性,往往公司也会设置多重时限的监控,但是即便如此,恐怕很少有代理机构没有在时限上栽过跟头,这就是时限管理的难处,因为出现错误的,往往有很多意想不到的原因或者多个原因多方面造成的。因此作为时限管理的工作者需要实时关注专利法修改的动态,关注客户的各种要求,关注内部对于效率方面的要求,提高警惕,谨慎处理每一条任务,对客户要求具有一定的敏感度和关联意识。总之期限管理的工作任重而道远,系统可以帮我们解决大部分的问题,剩下的细节需要时限人员去发现和弥补。

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