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知识产权裁判尺度之商标恶意注册边界的量化分析

2018-03-13 09:24 · 作者:张瑜   阅读:598

作者 | 张瑜 DragonIP

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(本文4930字,阅读约需10分钟)


近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》,在其中第三部分的第一小点中明确提到要从根本上解决知识产权裁判尺度不统一等难题。就商标授权确权案件,相关法律条款的规定本身就给裁判尺度的统一带来巨大的困难。比如,经常会适用到的商标法第三十二条的“他人已经使用并有一定影响的商标”、第十三条的“为相关公众所熟知的商标”、第四十四条第一款的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”等概念本身就没有十分确切的认定界限。本文将以近三年被认定为违反《商标法》第四十四条第一款的商标授权确权行政案件为基础,试图从定量的角度在司法判例中找到构成“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的“非以使用为目的、大量囤积商标行为”的边界。


一、非以使用为目的、大量囤积商标行为概述


本文所指的非以使用为目的、大量囤积商标行为,是指商标注册人申请注册商标并非出于生产经营活动之目的,往往是大量囤积、高价转让或待价而沽,很多情况下所囤积商标中还包括他人在先权利标识。此种行为侵占了公共资源,扰乱了正常的商标注册管理秩序,损害了公平竞争的市场环境,属于商标法第四十四条第一款(修改前商标法第四十一条第一款)规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形,应当依法予以遏制。


从立法本意和宗旨来看,商标法第四十四条第一款虽然文义表述上针对的是已注册的商标,但也可以适用于商标异议程序。


二、非以使用为目的、大量囤积商标行为相关案例的量化分析


2017年4月北京知识产权法院发布了7件“非以使用为目的、大量囤积商标类”商标恶意注册典型案例,这7件案例中被认定为构成非以使用为目的、大量囤积商标行为的主体所申请注册的商标最少的数量为50件以上,最多的多达2000多件。对于这类抄袭摹仿多个不同品牌并申请注册了成百上千件商标的行为,认定为扰乱商标注册管理秩序、不正当占用公共资源的非以使用为目的大量囤积商标行为目前应无争议,但对于“大量”如何界定、这个数量的最低值划在哪儿以及对不属“大量”的商标注册行为如何适用法律,实践中做法并不统一。


到底申请注册多少数量的商标构成非以使用为目的、大量囤积商标?在商标注册人仅仅申请注册了较少几个商标的情况下,是否应界定为非以使用为目的、大量囤积商标?在实践中,非以使用为目的、大量囤积商标行为的主体分为两种,一是抄袭多家或多个商标在核心类别或多个类别上进行大量注册申请,二是仅抄袭某一家或某单一商标在多个不同类别上进行大量注册申请。通常而言,前一种情形所侵害的主要为不特定大多数权利人的权益,而后一种情形所侵害的为该特定权利人的权益。下文将通过这两种不同情形进行分析。


(一)当恶意申请注册商标所侵害的权利为多个不特定对象的情形时


最高人民法院在(2006)行监字第118-1号案件中确认了旧《商标法》第四十一条第一款(即现行《商标法》第四十四条第一款)中“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”属于撤销商标注册的绝对事由。非以使用为目的、大量囤积商标行为之所以被认定属于《商标法》第四十四条第一款中“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”,基于的是商标法保护正常的商标注册管理秩序、维护社会公共利益的立法宗旨以及诚实信用的基本原则。


1、注册四五件商标被认定构成非以使用为目的、大量囤积商标行为


案例1:在菲丝博克公司与刘红群之间关于“facebook”商标无效宣告行政纠纷系列案件[1]中,刘红群在多个商品类别上申请注册了“facebook”"商标,还在第29类商品上注册过“黑人”、“壹加壹”等商标。法院最终认定刘红群的前述系列商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意,扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场秩序,违反了公序良俗原则。经检索,除该三案中的“facebook”商标外,刘红群曾于2003年申请注册的"壹加壹"商标在2003年即被商标局驳回,“黑人”商标于2014年经北京市高级人民法院二审判决予以核准注册。


案例2:在埃斯顿·马汀·拉共达有限公司与温州华商经济研究所有限公司之间关于“ASTON MARTIN”商标无效宣告行政纠纷案件中[2],华商经济研究所除本案诉争商标外,还申请注册了他人具有较高知名度的“RollsRoyce”商标、“Larmboghini”商标、“財经商刊”商标。法院最终认定华商经济研究所申请注册包括本案诉争商标在内的上述商标,具有明显复制、抄袭他人商标的主观故意,虽然其申请注册的他人商标的数量并未达到大量囤积的程度,但是其复制、抄袭他人商标的行为,具有借助他人商标知名度进行不正当竞争以牟取非法利益的意图,已经扰乱了正常的商标注册管理秩序,损害了公平竞争的市场环境,违反了公序良俗原则,损害了公共利益。经检索,华商经济研究所申请注册的涉及损害他人权益的商标为法院列举的5枚商标。


2、注册四五件商标不构成非以使用为目的、大量囤积商标行为


案例3:在菲丝博克公司与苏开明关于“FACEBOOK”商标无效宣告行政纠纷案件中[3],苏开明在第42类商品上申请注册了“FACEBOOK”商标、第29类商品上申请注册了“AMUL”商标、第42类服务上申请注册了“WIPRO”和“威普罗”商标,其个人的关联公司在第9类、第42类商品或服务上还申请注册了“MIDOWS”商标。法院最终认定依据菲丝博克公司所出示的在案证据,尚不足以证明苏开明存在大量囤积他人具有较高知名度的商标,意图牟取不正当利益,损害公共利益的情形。


可见,虽然商标注册人所侵害的权利为多个不特定对象,但在商标注册人申请注册少量几个商标的情况下,其所侵害的权利对象可能仅为两三个权利人。对于此种情形是否适用扰乱商标注册管理秩序、损害公共利益的恶意注册行为进行规制,法院的做法并不统一。


(二)当恶意申请注册商标所侵害的权利为特定单一对象的情形时


2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第19条指出,“人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时,审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册,要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形,则要适用商标法第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断”。可见,对于只是损害特定民事权益的情形,不宜适用绝对事由条款进行规制。


1、仅注册两件商标可被认定构成非以使用为目的、大量囤积商标行为


案例4:在宝洁公司与张桂强之间关于“SK-II”商标无效宣告行政纠纷案件中[4],张桂强仅在第7类和第9类分别申请注册了“SK-II”商标,其名下其他的商标并未见有明显侵害其他商标权益的情形。法院最终认定张桂强申请数个与引证商标完全相同的商标,指定使用在不同类别的商品上,其行为不仅损害了宝洁公司的合法民事权益,更是对商标注册秩序造成冲击,损害了不特定多数商标申请人的利益和社会公共利益,构成了“以其他不正当手段取得注册”的情形。


2、注册近二十件商标不构成非以使用为目的、大量囤积商标行为


案例5:在美泰有限公司与辽宁芭比实业有限公司之间关于“芭比国记鼎BABIGUOJIDING”商标无效宣告行政纠纷系列案件中[5],辽宁芭比公司注册了20件名称含有“芭比”的商标(其中包含诉争商标)。法院最终认定原告提交的证据并不能证明第三人不正当占用公共资源或者谋取不正当利益,由此扰乱商标注册秩序或损害公共利益。此外,第三人股东名下的商标情况与第三人名下的商标情况并无直接关联,不能证明第三人是否以不正当手段取得诉争商标的注册。因此,诉争商标的申请注册并未违反《商标法》第四十四条第一款所指的以其他不正当手段取得注册的规定。


案例6:在英特-艾基系统有限公司与上海德科家具有限公司之间关于“IKE”商标无效宣告行政纠纷系列案件中[6],德科公司除申请注册诉争商标外,还在6个商品或服务类别上申请注册了16枚“IKE”商标或者包含字母“IKE”的商标。法院最终认定第三人注册申请的“IKE”商标或者包含字母“IKE”商标的数量较少,且均属于与第20类家具等相关联的商品或者服务,第三人均具有使用的可能性,尚不足以证明其具有囤积商标的意图。故诉争商标的注册申请并未构成2001年商标法第四十一条第一款规定的"欺骗或者其他不正当手段"取得注册的情形。


案例7:在维多利亚的秘密商店品牌管理公司与姜惠娟之间关于“维多利亚的秘密VICTORIA’S SECRET”商标异议复审行政纠纷系列案件中[7],姜惠娟除本案诉争商标外,还在9个商品或服务类别上申请注册了“维多利亚的秘密VICTORIA’SSECRET”商标。北京高院最终认定姜惠娟申请注册的商标不仅数量较少,且对于姜惠娟而言均具有使用的可能性,且在案证据不足以证明诉争商标申请注册时引证商标在中国大陆已经具备较高的知名度,进而认定原审判决认定姜惠娟具有囤积商标的意图依据不足,诉争商标的申请注册未构成2001年商标法第四十一条第一款规定的“以欺骗或者其他不正当手段”取得注册的情形。


可见,在商标注册人所侵害的权利为特定单一对象的情况下,法院的裁判尺度亦并不统一,存在仅注册了两三件商标就被认定为构成非以使用为目的、大量囤积商标的从严情形,亦存在注册了10-20件商标却并不构成非以使用为目的、大量囤积商标行为的放宽情形。


三、认定非以使用为目的、大量囤积商标行为是否需要考虑被侵害商标权利的知名度等其他因素


在笔者检索到的近百份案件判决中,在商标注册人抄袭多家或多个商标侵害的是多个不特定对象时,这些被侵害对象往往包含为公众常识所了解的知名度较高的商标,此时法院仅仅直接根据商标注册人申请注册商标的数量就对该类行为做出了认定,很少对被侵害对象的知名度或其他因素进行评述。虽然注册商标的数量较大是认定没有真实使用意图、扰乱商标注册秩序的有利证据,但除此之外,商标注册人的主观状态、注册后的恶意行为、申请商标的来源等均应作为定案参考。尤其是当商标注册人仅抄袭某一家或某单一商标时,注册商标的数量并达到明显大量的程度时,法院应在对提出权利主张一方的相关商标的知名度等因素进行全面考量的基础上做出认定。


案例8:在汤米巴哈马集团有限公司与百优集团有限公司之间关于“TOMMY BAHAMA”商标无效宣告行政纠纷案件中[8],百优公司在第3、9、14、18等类别上申请注册了“TOMMY BAHAMA”商标,其关联企业在多个类别上申请注册了他人具有高知名度的商标。法院最终认定在案外人属于独立民事主体的情况下,巴哈马公司并未举证证明相关案外人与百优公司具有主观的意思联络,且相关商标确属具有较高知名度,故仅凭在案证据并不能证明百优公司存在大量囤积他人具有较高知名度的商标,意图牟取不正当利益,损害公共利益。


案例9:在菲丝博克公司与刘亚南之间关于“脸谱FACEBOOK及图”商标异议复审行政纠纷案件中[9],刘亚南在第7、8类商品上申请注册了“FACEBOOK脸谱及图”商标,刘亚南关联公司在多个类别上申请注册了他人具有高知名度的商标。法院最终认定菲丝博克公司并未举证证明案外人与刘亚南具有主观的意思联络,且相关商标确属具有较高知名度,同时考虑到被异议商标为图形、文字和字母组合而成的商标,与菲丝博克公司的“FACEBOOK”商标具有一定的差异,故仅凭在案证据并不能证明刘亚南存在大量囤积他人具有较高知名度的商标,意图牟取不正当利益,损害公共利益。


四、结语


笔者赞同对恶意注册商标行为采取一切有效的打击措施。《商标法》第四十四条第一款被定位为在商标授权确权领域内维护公共利益、公共秩序的兜底性条款,适用该条款的落脚点应最终归结为对公序良俗的损害而非特定权利人民事权益的损害。尤其是,在商标注册人所侵害的权利为特定单一对象的情况下,若将申请注册个别与他人商标相同的行为也定性为损害公共秩序的行为,势必使得公序良俗原则被过度放大。当特定权利人打着公共利益的旗帜,将《商标法》第四十四条第一款作为维权神器进行特定权益的维权时,可能会导致《商标法》其他条款适用空间的架空。笔者认为,法院应在此类案件中统一司法裁判尺度,寻求严厉打击恶意商标注册行为和鼓励与发展知识产权品牌意识的合理平衡。



[1] 请见(2016)京行终475、476、477号行政判决书。

[2] 请见(2016)京73行初1600号行政判决书

[3] 请见(2017)京行终1315号行政判决书

[4] 请见(2016)京73行初1974号行政判决书。

[5] 请见(2016)京73行初6046、6044号行政判决书

[6] 请见(2017)京73行初1601、1603、1604、1605号行政判决书

[7] 请见(2016)京行终3556、3549、3559号、(2017)京行终601号行政判决书。

[8] 请见(2017)京行终1259号行政判决书。

[9] 请见(2016)京行终5374号行政判决书。

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