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浙知析法|浅析恶意提起知识产权诉讼损害责任本质及主观是否恶意

——评析万森机械有限公司诉塔罗斯控股有限公司恶意提起知识产权诉讼损害责任及不正当竞争纠纷案
2018-11-16 20:22 · 作者:孔庆周 黄友伟   阅读:7865

——评析万森机械有限公司诉塔罗斯控股有限公司恶意提起知识产权诉讼损害责任及不正当竞争纠纷案


作者|孔庆周 黄友伟 浙江省玉环县人民法院


(本文系知产力获得独家首发的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)


(本文5291字,阅读约需10分钟)


裁判要旨


恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷的本质为侵权诉讼。基于“恶意”,可以认定此纠纷是属于一般侵权范畴。根据侵权责任的构成要件理论,侵权行为与损害结果之间存在因果关系是侵权行为违法性的基础。因此,一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求与造成了实际的损害后果之间必须存在因果关系,即一方当事人提起了知识产权诉讼,给另一方当事人造成了实际的损害后果。恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷的构成要件之一,“恶意”是指一方当事人具有主观上的恶意,而且对恶意的认定应当仅限于明知的故意。如目的并无不当,没有以侵害他人合法权益为目的提起诉讼的,则不属于恶意,因此也就不属于恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷。


相关法条


《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款:行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。


《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条:民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。


案例索引


浙江省玉环县人民法院(2016)浙1021民初6977号(2017年1月4日)。


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(2016)浙1021民初6977号



基本案情


原告:玉环县万森机械有限公司(以下简称“万森公司”)。


被告:塔罗斯控股有限公司(以下简称“塔罗斯公司”)。


原告诉称:塔罗斯控股有限公司更名前系玉环县和成铜业有限公司。2015年9月至2016年4月间,塔罗斯公司以万森公司为被告陆续向台州市中级人民法院提起九起专利侵权纠纷案件,其中两起外观设计专利纠纷与本案相关。审理过程中,涉案专利【专利号为ZL201030256398.8,专利名称为“酒塔(蛇形2)”;专利号为ZL201030256393.5,专利名称为“龙头(B5不锈钢喷嘴)】。经原告向国家知识产权局专利复审委员会请求被宣告无效。被告将不符合规定的外观设计进行申请,主观上存在恶意或过失,其申请行为明显不当。明知重复授权或抵触申请却利用外观设计专利形式审查的法律缺陷获取专利授权,并以此作为权利基础起诉原告,构成恶意提起知识产权诉讼。又,无效宣告决定生效后,被告并未及时撤回起诉,拖延诉讼存在不当。因被告的恶意或不当诉讼行为导致原告客户丢失,市场份额和竞争优势下降,商誉受损,构成不正当竞争,故依《中华人民共和国不正当竞争法》、《中华人民共和国侵权责任法》之规定主张侵权责任。

被告辩称:对上述两个外观设计专利被告作为权利人分别向台州市中级人民法院提起诉讼之事实,以及在诉讼过程中经万森公司申请被国家知识产权局专利复审委员会宣告无效,并分别被台州市中级人民法院裁定准予撤诉和驳回起诉之事实均无异议。但认为:被告作为涉案外观设计专利的专利权人基于合法授予的专利权对原告提起专利权侵权之诉主观上并无恶意,且在被宣告无效后及时撤诉或被驳回起诉,并无造成原告经济损失;被告正当行使权力,并无不存在不正当竞争行为。综上,被告主张驳回原告的全部诉讼请求。


浙江省玉环县人民法院经审理查明:2016年1月6日,玉环县和成铜业有限公司经工商行政管理部门核准变更为塔罗斯控股有限公司。2015年9月至2016年4月间,塔罗斯公司以万森公司为被告陆续向台州市中级人民法院提起九起专利侵权纠纷案件,其中两起侵害外观设计专利纠纷与本案相关。


第一起案件专利号为ZL201030256398.8,专利名称为“酒塔(蛇形2)”,专利权人为塔罗斯公司。在专利侵权纠纷审理过程中,万森公司向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告无效。2016年4月22日,国家知识产权局专利复审委员会作出第28697号无效宣告请求审查决定,理由是:涉案专利和对比设计(被告申请并获授权的另一外观设计专利)属于实质相同的外观设计,不符合专利法第9条第1款之规定。决定:宣告201030256398.8号外观设计专利权全部无效。若不服决定,当事人有权依专利法第46条第2款规定自收到决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉,否则生效。2016年5月4日,塔罗斯公司获知上述专利被宣告无效后即提出撤诉申请。台州市中级人民法院于同日作出(2015)浙台知民初字第854号民事裁定——准许塔罗斯公司撤回起诉。无效宣告请求审查决定送达三个月内,被告并无提起行政诉讼,决定现已生效。


第二起案件专利号为ZL201030256393.5,专利名称为“龙头(B5不锈钢喷嘴)”,专利权人为塔罗斯公司。在专利侵权纠纷审理过程中,万森公司向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告无效。2016年3月5日,国家知识产权局专利复审委员会作出第28435号无效宣告请求审查决定,理由是:涉案专利和对比设计(案外人申请的一款在先外观设计专利)实质相同,二者属于同样的外观设计,即已有同样的外观设计在涉案专利申请日以前向专利局提出过申请,并且在申请日以后公告,故涉案专利不符合专利法第23条第1款之规定。决定:宣告201030256393.5号外观设计专利权全部无效。若不服决定,当事人有权依专利法第46条第2款规定自收到决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉,否则生效。台州市中级人民法院获知后于2016年4月1日以涉案专利被宣告无效不符起诉条件为由作出(2015)浙台知民初字第851号民事裁定,驳回塔罗斯公司的起诉。无效宣告请求审查决定送达三个月内,被告并无提起行政诉讼,决定现已生效。


裁判结果


浙江省玉环县人民法院于2017年1月4日作出(2016)浙1021民初6977号民事判决书,判决驳回原告玉环县万森机械有限公司的诉讼请求。宣判后,原告玉环县万森机械有限公司未提起上诉,判决已发生法律效力。


裁判理由


浙江省玉环市人民法院生效裁判认为:恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷的本质为侵权诉讼。鉴于侵权责任以过错责任为一般归责原则,故行为人主观上是否具有过错,是一般侵权行为的构成要件之一。对于恶意提起知识产权诉讼的损害赔偿案件而言,行为人主观上具有不当之诉讼目的,即以侵害他人合法权益为目的提起诉讼是其应否承担侵权责任的要件之一。本案中,被告塔罗斯公司为扩大保护范围将可能存在重复授权的设计方案予以申请,既无抄袭现有设计之嫌,又无侵害他人合法权益之意,目的尚属正当。况且判断外观设计是否存在重复授权或实质性相似,决定权并不在申请方,审查的结论往往超出申请人的预期或认知范围。专利权人基于合法的专利授权对他人侵害专利权的行为提起诉讼,其诉权具有正当性。原告并没有证据证明塔罗斯公司在申请涉案专利或者提起侵权诉讼时明知其外观设计属于现有设计,或者存在其他明显可能导致专利无法获得授权或无效的情形,因此,塔罗斯公司的诉讼行为主观上并不存在恶意。外观设计专利因非实质审查导致权利状态相对不稳定,不应当成为认定诉讼目的存在恶意的理由。合法授权后要求权利人预见专利可能被宣告无效显系苛求。专利被宣告无效后塔罗斯公司及时撤回起诉或被法院驳回起诉,时间上尚属合理。塔罗斯公司既未在宣告无效后三个月起诉期限内提起行政诉讼,又无在被法院驳回起诉后提出上诉,并不存在如原告所述“放任案件处于被诉状态”,故意拖延诉讼致损的事实。


原告主张塔罗斯公司恶意提起(2015)浙台知民初第851号、854号侵害外观设计专利权纠纷二案系缺乏事实依据。原告基于恶意诉讼为前提主张的一系列诉讼请求,缺乏事实和法律依据。原告以被告塔罗斯公司存在恶意诉讼行为,导致其客户丢失,市场份额和竞争优势下降,商誉受损等为由,要求扩大解释《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条之规定,认定本案构成不正当竞争。法院认为,塔罗斯公司基于合法授予的专利权提起维权诉讼,目的并无不当。原告或许存在客户丢失、竞争优势下降等情形,但与诉讼行为本身并无关联,毕竟诉讼行为与经营行为存在区别。因此,诉讼行为非属《中华人民共和国反不正当竞争法》的调整范围,本案并无扩大解释《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条之余地。原告将《中华人民共和国反不正当竞争法》作为赔偿损失之法律依据,混淆了恶意诉讼属于一般侵权行为的界限,显系请求权基础错误。被告所作的相关无恶意抗辩尚属合理。


案例注解


恶意提起知识产权诉讼系新类型的诉讼。《中华人民共和国专利法》在2008年第三次修改时,有关部门就试图将恶意诉讼的构成要件单独列出来,但是由于很难从文字上来准确界定,故无法列入。直到2011年最高人民法院在修改《民事案件案由规定》时,才正式将“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”作为四级案由写入规定。


本案具有恶意提起知识产权诉讼案件的典型特征,因此反映出的争议点在类似案例中具有代表性:最重要的就是行为人不具有法律和事实上合理合法的根据而提起知识产权诉讼,或者是行为人具有不正当之诉讼目的,即以侵害他人合法权益为目的而提起诉讼。


对知识产权恶意诉讼应当与一般侵权责任构成四要件有过错、侵权行为、损害结果以及因果关系相结合。可以归纳以下几点:一是无合理合法的事实和法律根据,在知识产权中则体现为没有相关的权利基础,主观上存在故意损害他人的目的;二是没有基于权利而提起诉讼;三是给他人造成了损害;四是提起诉讼的行为与给他人造成的损害之间存在因果关系。本案中被告曾向台州市中级人民法院提起诉讼,后又以撤诉方式放弃全部诉讼请求或者被法院驳回起诉,其已经完成了诉讼行为,符合了侵权行为这一构成要件。原告主张被告的诉讼导致了原告客户丢失,市场份额和竞争优势下降,商誉受损,并且为了应对被告的诉讼而所支出的一些费用,可以认为给原告造成了损害,符合损害结果这一构成要件。由于被告的诉讼行为导致了原告的损害结果,可以认为两者具有因果关系,符合因果关系这一构成要件。已有三个构成要件具备,关键就在于判断被告是否具有主观过错。


从性质上说,恶意诉讼的实质是一种对诉权的滥用,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,当事人有权在法律规定范围内处分自己的民事权利和诉讼权利,但民事诉讼应当遵循诚实信用原则,人民法院依法保障当事人行使其诉讼权利的同时,当事人必须依法行使诉讼权利,不得滥用。因此恶意提起知识产权诉讼必须要在主观上存在恶意。


诉权是宪法赋予公民的基本权利,因此不能从当事人是否享有知识产权而想当然地得出其提起的知识产权诉讼都是恶意诉讼。本案中,“酒塔(蛇形2)”“龙头(B5不锈钢喷嘴)”与裁判文书中提到的两种对比设计相比,在证据中出现的外形和位置关系均相同,只有一小部分的隐藏部位略有不同,且所占比例很小,消费者不会产生特别的注意,故属于实质相似的外观设计,因此专利复审委认为被告不享有专利权。但是,判断外观设计是否存在重复授权或实质性相似,决定权并不在申请方,审查的结论往往超过申请人的预期或认知范围。专利权人基于合法的专利授权对他人侵害专利权的行为提起诉讼,其诉权具有正当性,因此被告塔罗斯公司享有起诉权,提起诉讼并无不当之处。


知识产权的无形性、专有性等显著特点导致了知识产权恶意诉讼具有很大的隐蔽性,容易与正当维权相混淆,使法官很难准确判断诉讼行为究竟是恶意诉讼还是正当维权。而区分这两者的关键点在于当事人在主观上是否存在过错,即是否恶意。而且,认定恶意应当仅限于明知的故意,比如行为人伪造证据、向其他人表明其诉讼时是不具有任何事实法律根据、明知自己没有新颖性的技术申报专利等。在本案中,被告塔罗斯公司只是为扩大保护范围而将可能存在重复授权的设计方案予以申请,既无抄袭现有设计之嫌,又无侵害他人合法权益之意,目的尚属正当,且根据谁主张谁举证,原告主张被告存在恶意诉讼,但是原告并未提供证据证明被告在申请涉案专利或者提起侵权诉讼时明知其外观设计属于现有设计,或者存在其他明显可能导致专利无法获得授权或无效的情形,而且被告在被合法授权后,基于一般认知,都会认为自己享有专利权,不能要求被告预见专利可能会被宣告无效,因此,被告的诉讼行为主观上并不存在恶意。


被告向台州市中级人民法院提起诉讼,但是在专利被宣告无效后,被告及时撤回起诉或者被法院驳回起诉,时间上尚属合理。而且被告既没有在宣告无效后三个月起诉期限内提起行政诉讼,又未在被法院驳回起诉后提起上诉,并不存在如原告所述“放任案件处于被诉状态”,故意拖延诉讼致损的事实。从此事实也可认定被告主观上并不存在恶意。


综上所述,虽然被告的诉讼行为已经符合知识产权恶意诉讼的构成要件其中之三,但是仍有一个构成要件无法相符,因此不能认定被告的诉讼行为是知识产权恶意诉讼。而对于原告认为被告的诉讼行为导致其客户丢失,市场份额和竞争优势下降,商誉受损,属于《反不正当竞争法》第二条规定的不正当竞争行为的观点,由于该法规制的是经营行为,被告只是提起维权诉讼,两种行为存在区别,并没有相关联系,诉讼行为也不属于《反不正当竞争法》的调整范围,原告将《反不正当竞争法》作为赔偿损失的法律依据,系请求权基础错误。


因恶意提起知识产权诉讼损害赔偿责任纠纷尚属较新类型的案由,法院对于此案由的办案经验普遍欠缺,且诉讼恶意的判断标准比较模糊,因此需要各级法院总结办此类案件的经验,明晰此类案件的判断标准。尤其是在对判断是否存在恶意更应审慎认定,要结合更多的证据事实来判断,这样才能更好地体现司法的严谨、公正,维护当事人的合法权益。

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