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专利务实|美国专利商标局会晤制度简介

2018-11-20 18:16 · 作者:苗荻 欧阳石文   阅读:6845

作者|苗荻 齐鲁制药有限公司

      欧阳石文 北京商专永信知识产权代理事务所


(本文系知产力获得授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

 

(本文6474字,阅读约需11分钟)


摘要:


“会晤”作为一种意见交互的辅助手段,通过面对面的形式有利于申请人/代理人与审查员有效的沟通,是专利审查中的一种有效的辅助手段。本文重点对美国专利商标局会晤的途径,会晤的准备,会晤的进行,会晤后的处理,以及相关会晤的最佳做法等予以介绍。最后,结合我局会晤的规定和实际情况提出一些建议,以期有助于我局会晤制度的完善。


关键词:会晤制度 专利审查程序 美国专利商标局



一、引言


“会晤”,在中文中被解释为“相见,会面晤谈,领会,解悟”的意思,可见,“会晤”一词不仅仅包含了“会见”,更有通过双方交谈加深彼此对事物理解的含义,因而这个词汇用在专利审查制度上是再合适不过了。在专利审查实践中,审查员通过审查意见通知书来表达对发明技术方案的理解,而申请人则通过提交意见陈述书来反馈审查员的观点,除了这种主要以纸面交流的方式外,“会晤”作为一种意见交互的辅助手段,能够确保申请人/代理人与审查员实现面对面且及时和有效的沟通,是专利审查中的一种有效的辅助手段。世界各个专利局都设有会晤制度,本文重点对美国专利商标局(简称USPTO)会晤的途径,会晤的准备,会晤的进行,会晤后的处理,以及相关会晤的最佳做法等予以介绍。最后,结合我局会晤的规定和实际情况提出些许建议,以期有助于我局会晤制度的完善,并发挥应有的作用。


二、USPTO会晤制度的基本规定


相较于我国的会晤制度只是体现在《专利审查指南》中,在美国,USPTO会晤制度被明确写进美国专利法细则。美国专利法细则37 CFR 1.133对会晤做出了基本规定,包括:


(a)(1)同审查员就申请和其他待定事项进行会晤必须在美国专利商标局(USPTO)指定的地点和工作时间内举行,以审查员指定的时间为准。在没有授权的情况下,会晤不允许在任何其他时间或地点举行。(2)在第一次审查意见通知书之前,不应进行对某一在审申请专利性讨论的会晤,除非该申请为继续申请或替代申请,或者是审查员认为这样的一次会晤可以推进申请过程(一通前会晤试点项目中涉及案件除外)。(3)审查员可以要求提前安排会晤。


(b)每当为了与审查员会晤请求再审时,申请人必须提交一份完整的书面陈述,其中阐明在会晤中提交的、要求审查员作出对申请人有利决定的理由。会晤并不能代替根据第1.111和1.135节中规定的答复审查意见通知书。


美国专利审查程序手册(Manual of Patent Examining Procedure, MPEP, 以下简称MPEP)则对会晤给出了更为详细的操作规范。同时,USPTO的官方网站上也提供了一些会晤指导材料,以帮助申请人/代理人和审查员提高会晤效率,达到更好的会晤效果。


三、美国会晤的形式


MPEP第713节明确:申请人、代理人或代理机构与审查员的当面会晤、电话交流、视频会议或电子邮件这四种形式都可以被认为是一种“会晤”方式。这显著不同于中国专利制度中仅指当面会晤的狭义“会晤”。特别要指出的是,视频会议——这种会晤形式需要使用USPTO提供的网络协作工具WebEx,它可以使申请人/代理人同那些在较远地方工作的或处在不同USPTO办公区的审查员实现即时交流。


关于会晤的地点、时间、时长和参加人员等,MPEP也有详尽的规定。就会晤地点而言,应当在专利局指定的地点进行,例如审查员的办公室,会议室或视频会议中心。当面会晤必须是在USPTO的办公区内,视频会议和电话交流则可以在申请人自己的处所进行,例如自己的办公室,或者是使用公共的会晤室。在美国的亚历山大、底特律、丹佛和达拉斯等多个地方均设有公共会晤室,为公众视频会议需求提供服务。


会晤的时间通常都是在正常的办公时间进行,例如周一至周五的上午8:30至下午5:00。或者,如果双方都同意的情况下,也可以在非上述办公时间以外的其他时间进行,比如在审查员的加班时间。对于会晤时长的把握,要求会晤双方均有责任控制在一个合理的时间范围内,一般不超过30分钟。


参与会晤的双方分别是审查员和申请人/代理人/代理机构的代表,作为代表,应当在会晤之前与申请人商议发明申请中的各种相关问题,并且需要获得申请人的一致同意,才能在会晤中充分行使协商的权力。如果一个注册的专利从业者不是申请案卷中记录的代理人,则该从业者需要由申请人或记录在册的代理人予以授权,方可参与会晤。但是,在会晤之前应当提交一份具有代理本案权力的传真副本。禁止未注册的代理人、或资质暂停的代理人或与本案不相关的代理人同审查员会晤,除非这样的代理人本身就是申请人。


四、如何提出会晤


会晤的提出是讲究时机的,通常有成效的会晤是在第一次审查意见通知书之后进行,因为此时双方都已经充分考虑了现有技术。然而,在美国,无论何时要求会晤都是允许的,在申请被驳回(final rejection)之后也可以允许会晤。只要会晤能够解决问题并且有助于申请程序的进一步推进,就鼓励审查员采用会晤的形式。一通前也可以进行会晤,但这种会晤通常只在继续申请或替代申请中才允许。不过,在2008年4月开始,USPTO推出了第一次审查意见通知书前会晤试点项目,并延续至今,通过该试点项目的大力推行,专利审批质效得到了大幅提高。


发起会晤请求是实现有效会晤的开端,对于申请人和审查员双方而言,均可以发起会晤请求。当申请人有会晤需求时,可以通过致电审查员要求会晤。审查员的联系方式在官方发文的通知书中都可以找到,或者也可以通过USPTO的网址进行查询。除了电话联系以外,对于申请人来说,最主要的发起会晤的方式就是通过填写和提交“申请人发起的会晤请求表格”(Application Initiated Interview Request Form,即PTOL-413A表)来要求与审查员会晤。


那么,如果是由审查员发起的会晤,则在会晤之前,审查员需要填写“审查员发起的会晤提要”(Examiner Initiated Interview Summary)表格,即PTOL-413B表的第一部分来确定要与申请人讨论的拒绝意见、相关的权利要求和现有技术的文献。


五、举行会晤前的准备工作


会晤通常需要提前安排。当突然致电审查员要求长时间讨论案情或者是审查员需要更多时间去研究案情的情况下,审查员可以终止这次电话交流并与申请人约定在其他特定的时间再回拨过去。这种由审查员发起的电话交流应当使用USPTO局内的电话系统。


在审查员的办公室举行会晤,在会晤之前,审查员需要清理工作台面,保证除了会晤中必要使用的材料以外,其他所有的文件,图片或文章等材料都应当收起来。


对于要求使用公共会晤室进行视频会议的,需要至少提前三天由审查员将会晤室预留出来。在安排视频会议之前,申请人必须提交一份书面授权,这份书面授权的大致内容是:申请人在已意识到使用网络交流存在不安全性的情况下,仍授权USPTO就申请相关事宜与申请人进行网络视频沟通。只有在获得了申请人提交的书面授权之后,审查员才可以安排视频会议,例如预订公共会晤室。


在公共会晤室预订完成以后,审查员会向申请人发送确认书,表明公共会晤室已经被预留。在会晤的当天,会有工作人员接待和指引申请人到达指定的公共会晤室,视频会议的设备也会提前被调试好。在会晤结束后,仍然会有工作人员指引申请人离开公共会晤室。申请人需要注意的就是在会晤时携带审查员发送的确认书,便于工作人员核对。


视频会议只能由USPTO发起或主持。前面已经提到,USPTO使用WebEx作为视频会议的工具,WebEx是一个基于网络的服务系统,可以在任何不同操作系统的电脑上使用,不需要下载任何软件就可以参加在线的WebEx会议。只需要保证有高速的互联网即可。会晤之前,审查员会发送一封包含WebEx在线会议的邀请信函给申请人,会晤时只要点击信函中的链接就可以加入到可视的在线会议中。


六、如何进行有效会晤


(一)促成会晤举行


当要求会晤时,需要证明参与人员有权代表各自的当事人。申请人应当通过私人的专利申请信息检索系统(PAIR),以确定负责审查某一个具体的专利申请的审查员。另一方面,审查员也应当检查记录,确认要求会晤的人员是否有合适的权力参与申请案件的事宜或者有申请人的直接授权作为代表参与案件相关事务。


申请人应当尽早提交会晤请求,特别是要求当面会晤时,一定要确保审查员能够参与会晤。无论会晤是由谁要求的,都应当给予对方充分的通知,包括一份提出的议程,允许双方有足够的时间来准备。


申请人和审查员都应当尝试灵活地安排双方都方便的日期和时间来进行会晤。在常规的上班时间内,申请人和审查员都应当尽量在一天的时间内答复语音信箱的留言。语音信箱的留言应当包括有用的信息,例如双方是否能够参与会晤以及其他能够提供帮助的人的联系方式。如果双方长时间外出时,应当在语音信箱中保留返回的日期以及其他能够提供帮助的人的联系方式。


会晤是用于探讨申请中的突出问题,申请人和审查员都要理解会晤的时间对于双方都是有限的,应当高效合理地利用,减少会晤过程中的干扰,例如在没有紧急事务的情况下,不要接听中途打进来的电话,并且最好不要突然地结束会晤。总之,双方应当努力促成一个有效的会晤。


此外,当遇到继续审查和分案申请等情形时,申请人应当告知USPTO所有的相关案件的情况。USPTO将所有相关案件都分配给同一个审查员(如果合适的话),从而促使这些相关申请可以集合在一起进行集中会晤。


(二)会晤讨论内容的准备


积极地准备会晤是促成会晤有效性的最重要的因素。在会晤之前,应当制定一份详细的会晤议程,同时附上对申请提出的修改、争议问题或证据等,并且将这些材料尽早地给予会晤双方以便充分了解会晤所要讨论的内容。通常,在会晤之前给审查员留出的考虑修改和争议问题的时间越长,会晤的成功性就越大。同时,申请人/代理人和审查员应当保持开放的心态,做好准备去讨论最主要的发明要点以及说明书、权利要求书和现有技术的任何相关细节问题。


一份详细的会晤议程应当包括:1)会晤所要达到的一般目的和/或总目标;简要地概括争议问题;3)适用的参考文献;4)所依赖的证据;5)提出的修改方式等等。


审查员在进行会晤准备时,应当重新回顾申请的审查历史,再次充分理解发明的要点,确定合适的可授权主题。同时,还要准备如何向申请人阐述所适用的现有技术的理解方式,权利要求的保护范围如何解释,以及所适用的现有技术是否披露了权利要求的技术特征。


申请人在进行会晤准备时,应当准备如何阐述发明要点,权利要求中如何实质性地体现出这一发明要点,以及权利要求是如何区别于审查员所使用的现有技术的。申请人应当避免耗费过多时间在一些琐碎的或不太重要的细节问题上面。


如果是申请人提出了会晤请求,则申请人可通过提交PTOL-413A表来要求与审查员会晤;对于审查员发起的会晤要求,在会晤之前,审查员需要填写PTOL-413B表的台头部分,包括确定的反对意见、需要讨论的权利要求和现有技术的对比文件,任选地填写会晤的参与人员、日期、会晤类型,并且在会晤时要带上PTOL-413B表的一份拷贝。


(三)会晤的进行


在实际会晤中,首先,审查员和申请人双方要保持一个良好的心态,不应当将会晤看作是两个竞争对手的比拼,相反地,应当将会晤定为一个双方共同的目标——即推进申请的审查和争议问题的解决。其次,在会晤过程中,应当注意以下几方面的事项:1)如果有新的权利要求修改方式提出时,审查员和申请人都应当确定新修改的权利要求是否得到说明书的支持。2)审查员需要判断权利要求相对于现有技术是否可以接受,同时也应当给出建议,帮助申请人确定可授权的主题。3)双方都要杜绝在会晤中重新提出以前提到过的相同的观点,并且,在阐述观点时,也应当解释观点所基于的依据。例如,审查员应当能够清楚地表达为什么新提出的修改方式不能克服通知书中提出的反对意见。而申请人则应当能够解释为什么审查员建议的修改方式是不能被接受的,例如相对于现有技术的保护范围太窄等等。


在会晤讨论中确保双方都能够更好地理解权利要求,有如下小贴士:1)考虑所提出的权利要求的语言、语义学、连词和标点等文字信息;2)将一个权利要求大声地朗读出来,从而清晰地判断如何解读该权利要求;3)将权利要求的各个要素和内在关系用绘图的方式展示出来,从而直观地判断权利要求的保护范围。


(四)会晤记录的填写


申请人与审查员之间的口头讨论必须被归纳总结在书面记录上才能满足USPTO的要求。USPTO需要保留所有的公共事务办理过程中收到的文件记录,包括电子邮件或传真。根据USPTO的政策,无论以何种方式提交的会晤议程和提出的修改,都将作为记录保留在案卷中;所有在申请人/代理人和审查员之间发生的针对待定申请的讨论也同样要被记录。因此,在会晤的最后阶段,双方需要留出一定的时间去讨论“会晤纪要表格”的填写。


不同于我国专利审查指南中由审查员填写会晤记录的规定,USPTO要求会晤双方都有责任和义务去完善会晤记录。如果是申请人发起的会晤请求,则申请人一方面需要填写完整PTOL-413A表,同时还要填写另外一份“会晤纪要表格”,即PTOL-413表。审查员则需要对这些表格的填写进行仔细检查,确保记录完整和准确。而如果是审查员发起的会晤,且审查员明确由其来填写PTOL-413B表,则无需申请人再进行记录了。审查员需要在会晤结束时完成PTOL-413B表的第二部分和第三部分,这样一份完整的PTOL-413B表就可以作为会晤记录而不用再填写PTOL-413表了。


PTOL-413表除了包含基本会晤信息(申请号、申请人的姓名、审查员的姓名、会晤日期、会晤类型、参与人员的姓名、是否展示产品实物)以外,主要是记录会晤过程中讨论的申请的实质问题,应当在记录中涉及以下内容:所讨论的权利要求,所讨论的具体的现有技术,简要介绍存在争议的每一个焦点问题以及其他与专利性相关的事项,明确所达成的一致意见。


以下给出几个撰写会晤纪要的实例。首先是不规范和不清楚的几个例子,例如:1)审查员和代理人讨论了提出的权利要求的修改文本,但未达成一致。2)因为权利要求具有专利性,所以双方达成了一致。3)讨论了新提出的修改文本中的权利要求1和13。审查员解释了修改没有克服专利法的相关规定。


下面给出两个规范和清楚的记录,例如:1)申请人认为史密斯和琼斯两份对比文件的结合不能破坏权利要求的创造性,因为琼斯的文献没有教导二者的结合,参见琼斯文献的第5栏的第10至20行。审查员注意到上述引用的段落并没有直接地教导结合启示,但是却提供了所述装置及其有益效果的实例。最终达成一致的是:申请人提交一份额外的修改文本,将史密斯和琼斯都没有公开的粘附层的结构特征增加到权利要求中。在收到修改文本后,审查员将会进行补充检索。2)申请人认为:根据说明书第5页第10至15行的定义,审查员对于权利要求中的技术名词“高吸水性树脂”的解释是明显过宽了。审查员同意申请人的意见。


七、USPTO会晤制度对我国的借鉴意义


由上述介绍可以看出,美国专利商标局对于会晤的规定较为全面,同时对会晤的提出,启动,会晤前的准备,会晤时注意事项以及会晤记录的填写等都提供规范的操作要求,并给出相关正反面的示例。相对而言,我国的会晤制度相对不够完善,尤其是目前当面会晤利用率不高。然而,申请人或代理人普遍存在强烈的与审查员沟通的会晤需求,但基于某些因素,目前除电话会晤被广泛采用外(甚至突破了专利审查指南的相关规定),当面会晤几乎很少使用,虽然与我国的国情有很大关系。


在这样的背景之下,建议我国首先可以从立法的角度鼓励会晤制度,例如将会晤总则写入专利法实施细则。同时,在专利审查指南中增加和补充会晤制度的具体操作细节和详尽的操作规范。更细化一些可以体现在以下几个方面:1)着手考虑进行试点性的研究,例如增加视频会议这种会晤形式,开发我国自主知识产权的网络工具,兴建各审协中心所在地的公共会晤室,从硬件设施和操作软件两方面实现远程视频交流;2)进行会晤相关的课题研究,制定出适合本国国情的会晤指导教材,在此基础上开展对申请人/代理人和审查员的会晤培训;3)尝试推行在一通前或驳回后也允许会晤的机制,从而将会晤时机扩大到整个专利审查的各个阶段;4)明确其他会晤形式的扩展和操作规范,例如电子邮件,QQ等互联网沟通方式等。总之,借鉴USPTO会晤制度,有利于发挥会晤在专利审查中应有的辅助审查作用,对于我国提高专利审查质量和效能将产生积极的作用。


参考文献:


[1] 中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南[M]. 北京:知识产权出版社,2010.

[2] 张丹等. 美国专利商标局力推会晤审查以提高专利审批质效. 中国发明与专利,2013年第4期,104-107.

[3] 美国专利法实施细则CFR 1.133.

[4] Manual of Patent Examining Procedure(MPEP), Section 713(u).

[5] http://www.uspto.gov/interviewpractice

[6] http://www.facebook.com/uspto.gov


(注:该文原发表于《专利代理》2016年第2期第75-79页)

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