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“专利敲诈第一案”一审落幕,这些观点值得一看

2019-10-12 16:21 · 作者: 蓁蓁   阅读:5017
作者 | 蓁蓁


(本文系编辑根据相关素材采写,不代表知产力立场。转载请在显要位置注明文章来源。)


(本文5555字,阅读约需11分钟)

两年前,李家兄弟或许没有想到,自己作为专利权人,竟会锒铛入狱。


9月30日,这起号称“中国专利敲诈第一案”的民事转刑事案件一审落下帷幕——上海市浦东新区人民法院一审判决李某文有期徒刑4年6个月、罚金5万元;李某武有期徒刑2年、罚金2万元。原以为是一起专利纠纷案,不料一审结果竟“转型”为刑事案件,这一消息一石激起千层浪,法律界同仁议论纷纷。被称为“国内专利敲诈第一案”,本案无疑有值得关注的细节,但本案的最终定性仍取决于后续进展。据知产力了解,李某文已提起上诉。


李某文上诉称,一审认定事实,存在重大遗漏,本案认定有罪的事实,不能排除合法维权,倒签合同与合法维权两种因素在最后的一揽子和解中混合,无法区分,李某文请求法院根据疑点利益归于被告的原则,坚持疑罪从无,改判上诉人无罪。


李某文表示,第二次从掌阅公司获得10万元,是基于三起诉讼的一揽子和解,有明确书面记载。而科斗公司对掌阅科技合作伙伴的起诉亦是有合法权利基础的,不存在倒签合同情形,也与歩岛实业无关,掌阅理性选择和解,因此不构成敲诈勒索。



案情介绍


天眼查信息显示,2009年、2011年、2014年,上海科斗电子科技有限公司(下称科斗公司)、上海本星电子科技有限公司(下称本星科技)、上海步岛实业有限公司(下称步岛实业)相继成立。其实际控制人均为李某文或李某武及其妻高某。


几年间,李某文单独或伙同李某武,以几家公司名义,先后起诉杭州鸿雁、古北杭州、掌阅科技、厦门盈趣4家企业专利侵权。


详情如下


1、科斗公司、本星科技、上海聚然VS鸿雁公司


自2015年底开始,科斗公司、本星科技与上海聚然智能科技起诉鸿雁公司侵害其多项专利权。2016年3月30,科斗公司等3家公司与鸿雁公司签订许可合同,将21项专利普通许可给鸿雁公司,费用5万元。


2、科斗公司VS古北杭州


2015年6月,科斗公司用三项实用新型专利向上海知识产权法院起诉古北杭州,上海知识产权法院认定古北杭州构成侵权,科斗公司胜诉。


2016年1月,古北杭州提出专利无效申请,同年11月,国家知识产权局发文宣告该三项专利无效,古北杭州起诉科斗公司恶意诉讼。12月,科斗公司因专利被无效向北京知识产权法院提起行政诉讼。


2017年,上海高级人民法院认定科斗公司的专利权状态不稳定,撤销上海知识产权法院认定的侵权判决。2017年3月,科斗公司与古北杭州达成合解,科斗公司、本星科技、上海聚然智能科技将部分专利普通许可给古北杭州,费用22.5万,古北杭州撤诉。


3、科斗公司、步岛实业VS掌阅科技


继起诉古北杭州后,2017年6月,科斗公司又向上海知识产权法院起诉掌阅科技。7月,科斗公司与掌阅科技和解,约定科斗公司将其名下持有或控制的专利权普通许可给掌阅科技,合同金额80万元,掌阅科技实际支付50万元。此后,科斗公司从上海知识产权法院撤诉,掌阅科技通过了IPO发审会。


判决书显示,2017年7月底,李某武失去对步岛实业的控制权,步岛实业由李某文控制。2017年7月底至8月初,掌阅科技对李某文名下的专利提起专利权无效;得知这一消息的李某文让其弟李某武以步岛实业的名义向证监会提交举报掌阅科技的材料。


此后,科斗公司将专利“通过图像采集启动设备间数据传输的方式及其系统”独占许可给步岛实业,合同记载签订日期为2016年12月29日。国家知识产权局备案登记资料显示,科斗公司许可步岛实业的时间起始日为2017年9月20日,许可备案生效日为2017年11月30日。但庭审时,李某文承认步岛实业与科斗公司的独占许可合同签订时间是2017年7月,系李某文实际控制步岛实业后。


2017年8月,步岛实业向北京知识产权法院起诉掌阅科技侵权;科斗公司在北京知识产权法院提起专利许可合同纠纷诉讼,并在上海知识产权法院对掌阅科技的合作方维沃移动、欧珀移动提起专利侵权诉讼;此后,掌阅科技获得上市批文,但步岛实业向证监会实名举报掌阅科技。上市在即,掌阅科技接受了步岛实业的纠纷调解协议,并承诺支付80万元,后查明实际付款10万元。同年9月,掌阅科技A股上市。


2018年1月,李某文、李某武先后被执行逮捕,同年8月,上海浦东检察院提起公诉。


2019年9月30日,上海市浦东新区人民法院一审判决,对受指控的五起涉嫌敲诈勒索中的四起,均认定不构成犯罪。但李某文、李某武以非法占有为目的,恶意串通,虚构倒签的独家许可合同,制造科斗公司与步岛实业独占许可在先,科斗公司与掌阅科技普通许可在后的假象,并以此合同敲诈被害单位的事实行为,符合敲诈勒索罪的构成要件。


至此,本案暂告一段落。


该案件被媒体称为“国内专利敲诈第一案”,案情复杂且具有特殊性,为此,知产力特邀请4位业内专家、知识产权律师,看专业人士如何看待此案——


马德刚(国家知识产权运营公共服务平台专家库专家):


本案有几个需要厘清的概念。


(1)罪与非罪的边界


尽管本案所涉罪名是“敲诈勒索罪”,但本人认为如下司法解释对理解罪与非罪的边界具有帮助。


《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》


第一条第(四)捏造知识产权侵权关系或者不正当竞争关系的。该法条可作为罪与非罪的参考。专利运营,不能捏造知识产权侵权关系。在本案中,定罪的关键事实是“倒签独占许可合同”,捏造出一个具有独立的知识产权侵权请求权的主体,该捏造行为,即定罪的关键。


(2)犯罪与恶意民事诉讼


本案判决书传递出一个信号,只要是合法有效的专利,只要不存在捏造行为,哪怕是专利权人明知被控侵权产品(方法)没有落入权利要求保护范围,不论选择何种时机要求被控侵权行为人“停止侵权”、“赔偿损失”都不构成犯罪。


(3)恶意民事诉讼的判断标准


不构成犯罪未必不属于恶意诉讼。恶意诉讼一般是指明知没有胜诉的可能而利用诉讼程序给对方造成因参加民事诉讼而导致的不利损失,其本质是故意滥用诉讼权利。


个人认为,本案对合法维权的边界有如下两点启示:


1. 只要不“捏造知识产权侵权关系”,即可守住不犯罪的底线。


2. 选择在什么时点维权与罪或非罪没有关系。


此外,本案判决结果并非是对专利权人合法维权的限制,本案判决书未表达出任何压抑专利权人固有权利的意思。相反,本案判决对罪与非罪划出了一道相对清晰的界限:禁止捏造知识产权侵权关系。这对专利权人合法维权是一个具有重要意义的法律指引。


袁秀挺(同济大学法学院教授):


专利运营是利用合法有效的专利权,在正当商业活动中争取利益的行为。积极维权是一个方面,以专利权作为武器,通过协商谈判的方式进行授权许可也是一种方式。只要不是虚构事实、无理取闹,在现行法律框架下应该都是允许的。


关于合法利用专利权与敲诈勒索的界限,一审判决书的说理比较到位。只要有权利基础,财产转移在其他部门法上是合法有效的,就不可能构成财产犯罪。换言之,在专利诉讼的权利基础不能完全排除否认的前提下,难以认定行为人的行为系假借专利诉讼之名,行敲诈勒索之实,其行为可能违背诚信原则,在民事上有可责难性,但难以满足刑事定罪的要件。


该案明确了将合法专利作为“商品”在刑法上不可归责,这对未来我国专利运营以及NPE商业模式的应用有积极影响,相关权利人会更有动力。但也要看到,该类行为不等于违法犯罪的同时,并不意味着就值得鼓励和推广。我们还是应倡导诚信,着力于提高专利质量,促进专利的真正有效实施。


有观点认为,被告人既有合法的权利基础,又虚构倒签在先许可合同,两因素结合导致敲诈勒索的事实,故应本着疑罪从无的原则,做出对被告人有利的认定。个人认为,这种结合在定量上(具体到本案即量刑)有意义,但在定性上,还是应看被告人伪造合同并向对方主张“权利”的行为是否具备足够危害性,达到刑法入罪的标准。


胡洪亮律师(北京宣言律师事务所):


首先,需要澄清一个事实:根据法院判决书记载,李某文第一次向掌阅科技索赔是以科斗公司的名义,分别在北京知识产权法院和上海知识产权法院对掌阅科技提起专利侵权诉讼,双方于2017年7月15日签订了专利实施许可协议,约定科斗公司将公司名下所有专利许可给掌阅科技,掌阅科技向科斗公司支付50万元。对于该事实,法院并没有认定构成犯罪,也没有定义为“专利碰瓷”。法院是在对李某文第二次以步岛实业名义向掌阅科技索赔时,使用了“专利碰瓷”这个词。


其次,“专利碰瓷”不是法律用语,法官使用这个用语是为了更形象地描述本案行为的违法性。本案中关键的定罪事实是倒签合同,这是一种典型的虚构事实行为,原本步岛实业在所谓专利侵权行为发生时并不享有专利独占权,通过倒签合同,被告人制造了步岛实业是合格的诉讼主体的假象,并利用步岛实业这一被告人控制的主体对掌阅科技提起侵权诉讼。所以,既不存在合格的诉讼主体,也不存在真实的侵权行为,完全是被告人制造出来的假象。就像“碰瓷”一样,要制造出“名贵瓷器”的假象,然后通过让对方当事人误以为自己有过错,从而实现讹诈的目的。因此,法官认为倒签合同的行为是被告人着手实施犯罪行为重要的一环,该虚构事实也影响了对被告人后续行为的法律性质的认定。


正是基于这一关键事实,才使得被告在第二次向掌阅科技索赔时采取了诉讼、谈判、向证监会举报、利用上市时机等行为被认定为有罪,但其它四起指控事实采取了相似的行为,却没有被认定为犯罪。


换言之,李某文的第二次行为因为没有合法的权利基础,获得的钱财属于非法占有。此时的财产转移已经不再具有民事法律上的合法性,其所采取的诉讼、向证监会举报等行为性质也发生了改变,构成了敲诈勒索罪中的威胁要挟,并被认定为对急于上市的被害单位形成了心理强制。


 判断是专利运营还是敲诈勒索,需要把握目的非法性和手段的非法性两个方面:


第一,要看行为人是否有合法的权利基础。


需考虑行为发生时行为人的专利权是否合法有效。但不能将专利稳定性的要求绝对化,只要行为人提出专利侵权时,专利是合法有效的,即使后期该专利被无效了,也不宜认为行为人有非法占有的主观故意;


第二,要看行为人所采取的手段是否合法。


提起诉讼、谈判、调解、仲裁、发送警告信等,这些都是法律赋予专利权人的合法维权手段,即使专利权人在敏感节点进行专利维权,也不宜认为构成犯罪。但如果行为人采取了违法手段,例如伪造虚假的授权文件,则行为的性质和结果可能就截然不同了。


专利运营是专利推广应用的必要手段,是我国专利法所保护和鼓励的。正常的专利运营并不违反我国法律规定。即使是NPE 机构(非执业团体Non-practicing entities,拥有专利,却不实施专利),也需要区分不同情况。比如,大学、科研机构等科研型NPE,或防御型NPE,其专利运营或是为了补偿研发费用,或是对抗侵权指控等,一般不会引起争议。争议较大的是所谓的投机型NPE,也被称为“专利流氓”(Patent Troll),这些公司拥有大量购买来的专利或专利使用权,本身不做专利技术的商业化运营,而是靠向目标公司发起诉讼或收取许可费来获取经营利润。


虽然“专利流氓”的行为饱受非议,但其所采取的措施仍游走在合法性范围内,甚至作为新的商业模式运营。这些公司利用自身的资源整合能力,对潜在领域内有价值的专利进行筛选、购买、整合,进行专利布局,投入资金进行专利维护等,本身有经营投入和商业眼光,客观上使许多处于休眠状态的专利被激活,进入商业经营领域,也唤醒了社会和大众的专利意识,就像专利运营海洋里的鲶鱼一样,是必不可少的。


因此,对于投机型NPE机构,不宜简单地否定,更不宜在目前判断不明的情况下,匆忙作出司法裁判,从而影响到商业活动的正常发展。


本案中,李某文所运营的科斗公司的经营行为就类似投机型NPE。公诉机关指控李某文的科斗公司拥有大量涉及多个领域的专利,以诉讼影响企业经营、上市、融资等为要挟,迫使企业签订专利实施许可合同,获取企业钱财。但是,法院判决显然没有采纳公诉机关的观点。法院认为,财产犯罪的刑事违法性必须基于民事违法性的基础上,财产转移如果在民法等部门法上是合法有效的,就不可能构成刑事犯罪。本案判决事实上肯定了正常专利运营,包括NPE方式的非罪化,对正常的专利维权和专利运营会起到良好的指引作用。归根到底,专利维权和运营只要坚持诚实经营,不弄虚作假,就不应当担心刑事风险。


设想一下,如果李某文倒签合同,以步岛实业的名义对掌阅科技提起民事诉讼,没有其它行为,由于法院裁判错误,采纳了倒签的合同这一虚假证据,判决掌阅科技侵权,李某文是否就没有任何刑事风险了呢?当然不是。事实上,根据《刑法修正案(九)》和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》,李某文捏造知识产权侵权关系,以捏造的事实提起民事诉讼,致使法院作出错误裁决,仍有可能构成虚假诉讼罪。因此,建议企业诚实经营,不弄虚作假。


马佑平(北京博遵律师事务所):


专利运营是运用专利制度提供的专利保护手段,合法谋取经济效益的策划方式。而敲诈勒索罪根据刑法规定是指以非法占有为目的,对被害人使用恐吓、威胁或要挟的方法,非法占用被害人公私财物的行为。这两种行为很显然区分在合法与非法上,更具体来说是取得经济回报的手段是否合法、目的是否合法、后果是否达到了犯罪的程度。


一审判决就“两被告人恶意串通,通过倒签合同的方式,故意转移起诉主体资格,用相同的专利重复起诉掌阅科技”部分认定构成犯罪,明显属于恶意串通损害第三人合法权益,手段非法、目的非法,符合敲诈勒索罪的构成。而一审判决对两被告人针对掌阅科技的首次“碰瓷”,以及针对其他公司的“碰瓷”都没有认定构成犯罪,因为这是专利制度及法律赋予专利权人的合法手段和专利保护的应有之意。


实际上,单纯的倒签合同并不属于非法行为,也不必然构成犯罪,这里最重要的在于倒签合同是恶意串通,用合法的行为掩盖了两被告的非法目的。

本人认为此案的影响是积极的。


首先,会使市场竞争主体更加规范自己的商业行为,专利运营在中国还处于萌芽阶段,未来能不能健康发育,真正形成技术创新和保护的良性循环是关键,否则就会出现野蛮发展、违背商业道德和诚信的各种状况。


其次,要对判决所蕴含的精神进行精确解读和把握,避免矫枉过正,使市场竞争主体合理合法的专利维权和运营沦为犯罪。


综上所述,本案具有一定的典型意义,是新形势下的新型犯罪形态,很好地提出了合法的专利运营和非法的经济犯罪之间的界限划分问题,对于专利的司法保护起到良好的推动作用。


(本文系各位专家、律师个人观点,不代表知产力立场)


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