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专家视角|注册商标成为通用名称的无效与撤销

2014-12-08 21:23 · 作者:授权发布   阅读:3200

作者| 黄 丽  国家工商行政管理总局商标评审委员会

来源| tmweek


我国现行商标法第十一条规定,仅有本商品的通用名称的标志,不得作为商标注册。注册商标成为通用名称后,应如何取消其注册效力?


实践中,注册商标成为通用名称通常有两种情形,一种是将已经成为通用名称的标识申请注册为商标。如注册于茶商品上的“兰贵人”商标。而另一种情形是,商标在注册时符合法律规定,只是因为在注册之后的使用过程中,由于保护不力而使该商标成为通用名称,丧失了注册商标应有的显著性。如拜耳公司的“阿司匹林(aspirin)”商标。


根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法(下称第二次修正的商标法)对上述两种情形并未予以区分,当事人可以依据第二次修正的商标法第四十一条第一款相关规定,向国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评委)提出争议申请,通过争议程序予以解决。但从争议制度的设置目的和法律后果来看,此类案件的审理中往往存在两方面的问题。


一是判断通用名称的时间点难以把握。争议制度是为了解决商标注册时的不合法问题,所以举证时间点要求为争议商标注册前,即争议申请人应提交在此之前,该商标已经成为通用名称的相关证据。如“莫代尔”“杏灵”商标争议案中,法院均认为,“莫代尔”“杏灵”被收入国家标准的时间晚于系争商标申请及获注时间,在此之前,上述文字尚未成为通用名称,故维持两商标有效。由此可见,在商标争议案件中,应以系争商标注册时间作为判断是否成为通用名称的时间,不应考虑注册后的事实撤销注册时合法的商标。而对于注册后淡化为通用名称的商标,因其成为通用名称的事实发生在注册之后,如果仍以系争商标注册时间作为判断通用名称的时间点,则系争商标往往难以撤销。因此,在第二次修正的商标法中,争议程序并不能解决注册商标退化为通用名称的撤销问题。


二是商标专用权的起止难以统一。在争议程序中被撤销的商标,撤销裁定一旦生效,其专用权即视为自始无效,这对于注册时即为通用名称的商标并无不当,但注册后退化为通用名称的商标,其注册行为合法,只是注册后由于使用不当或没有积极维护商标权等原因,导致商标成为通用名称,也要面临同样的法律后果,则不尽合理。


之所以存在上述问题,主要是因为第二次修正的商标法未对注册商标专用权的“无效”与“撤销”进行区分。具体而言,注册商标的无效,指商标本身不具备注册的合法性,自一开始就不应得到法律保护;而商标的撤销,是商标权产生之后的事由如不当使用,从而丧失了继续受保护的基础。


我国现行商标法中对于“无效”与“撤销”概念的厘清,使得上述涉及注册商标成为通用名称的两种情形得以区分。


我国现行商标法中,将第五章名称由“注册商标争议的裁定”改为“注册商标的无效宣告”,对虽已注册但注册时存在不得注册情形的商标,归入“无效宣告”程序;而对于注册商标使用不规范或不使用的事由,归入到撤销程序中。针对注册商标退化为通用名称的情形,现行商标法第四十九条第二款增加了“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”的规定,将其纳入到国家工商行政管理总局商标局(下称商标局)撤销事由中。


因此,我国现行商标法施行后,上述涉及注册商标成为通用名称的两种情形有不同的程序选择。对于第一种情形归入第四十四条第一款,由商标局作出无效宣告或由任何单位、个人请求商评委宣告无效。商标局或商评委作出无效宣告且生效后,涉案商标的专用权自始无效。此类案件中,权利人需提交在争议商标注册之前已成为通用名称的证据。第二种情形则归入第四十九条第二款,任何单位或者个人可向商标局申请撤销,并提交该商标在获准注册之后,为行业广泛使用,退化为通用名称的证据。该商标被撤销后,其撤销效力不溯及既往,其商标专用权自撤销决定生效之后丧失,从而使得此类商标专用权的起止时间更为合理。


因此,对于涉及注册商标成为通用名称,相关权利人应区别该商标成为通用名称的时间点,选择正确的程序和法律条款并收集相关证据,从而更好地实现法律修改的意图和权利主张。


图片来源|百度



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