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周末特稿 | 在严保护背景下,对《专利法》第四次修改再建言

2019-12-08 14:53 · 作者:程永顺   阅读:6280

作者 | 程永顺 北京务实知识产权发展中心主任


(本文首发于《中国专利与商标》2019年第四期,系知产力获得授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)


(本文10275字,阅读约需21分钟)


十八大以来,中国对知识产权战略实施作出一系列重大决策部署,在知识产权保护方面大力推行“严保护”,依法保护各类创新主体。十九大以来,中国国家领导人更是在许多重要场合都提出要加强知识产权保护,对知识产权施行严格保护。中国政府先后出台了超过150件涉及加强知识产权保护的文件,体现出中国加强知识产权保护、从严保护的决心。 

2017年10月18日,习近平总书记在十九大报告中强调,要“倡导创新文化,强化知识产权创造、保护、运用”。 

2018年4月10日,习近平总书记在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表主旨演讲时指出,“加强知识产权保护这是完善产权保护制度最重要的内容,也是提高中国经济竞争力最大的激励”。 

2018年8月28日,李克强总理在会见世界知识产权组织总干事高锐时指出,中国将采取更严格的知识产权保护制度,进一步完善相关法律法规。对强制转让知识产权的行为,发现一起惩处一起,对侵犯知识产权的行为一经查实将加倍严厉处罚。 

就专利制度而言,尽管国际社会和发达国家对于中国企业和个人抢注奢侈品商标、窃取商业秘密、制售假货、使用盗版软件及各类作品侵权行为屡屡大加指责,但指责中国的专利保护水平不高、保护力度不够的声音却不多见。 

根据一系列重大决策部署,同时为了回应全社会关于加强知识产权保护的呼声,国家知识产权局启动了《专利法》第四次修改。此次修改酝酿讨论了近10年,旨在大力推行“严保护”,让侵权付出沉重代价;统筹协调“大保护”,相关部门齐抓共管;精准发力“快保护”,积极推进快速维权;一视同仁“同保护”,依法保护各类创新主体。 

笔者认为,此次《专利法》修改,从加强对创新保护的角度而言,需要关注如下几方面内容[1]。 


一、建议增加“授权后的更正程序”的相关规定,赋予权利人在无效程序中主动修改权利要求的权利 

我国《专利法》对专利权人的限制过严,仅允许专利申请人在授权过程中对权利要求进行修改,而在授权后以及无效程序中,只允许专利权人在权利要求保护范围内做限缩性修改,而不允许专利权人在说明书保护范围内做其他任何澄清性修改,哪怕是明显的错误、失误或漏洞,专利权人亦没有任何补救措施,许多专利往往因此被无效。司法实践中,对于专利权利要求保护范围描述不清的专利权,不予保护。这与加强专利保护、严保护的精神并不相符。实践中,出现了许多专利权人在授权后发现自己的专利权保护范围不清楚的情况,往往通过自己无效自己的专利,实现进一步澄清专利权保护范围的目的,也造成了对社会资源的浪费。 

鉴于我国创新主体的专利文件撰写质量总体仍有提升空间,创新主体参酌国外申请及审查实践,建议在《专利法》第39条新增加一款“授权后的更正程序”,规定,“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,专利权人认为授权专利存在缺陷的,可以请求专利复审委员会对授权专利进行更正。专利权人对专利文件的更正不能扩大原专利的保护范围,也不能超出原专利在申请时所公开的范围。更正后形成的新的权利要求方案不溯及他人在更正前已经实施的行为”。该修改将有助于提升国内主体在中国获得专利的质量和稳定性,进而提升创新主体的专利实力和国际竞争力。其理由在于: 

首先,对于专利中存在的缺陷,可由专利权人发现并有意愿克服的,应该从制度上设立程序,给权利人予以修改和完善的机会。 

第二,更正程序使得专利权人能光明正大地去完善自身专利;比当前专利权人只能通过自己或通过稻草人对自身专利提起无效宣告请求、被迫通过无效程序完善自身专利的做法更加合理。 

第三,美国、欧洲和日本等均有授权后的更正程序,专利权人可以通过这些程序克服自身专利中存在的缺陷,避免在第三方发起的无效程序中因为专利存在瑕疵而受到攻击。 

鼓励发明创造是《专利法》的立法宗旨,同样,善待创新成果、善待专利权人也应在专利法条款中有所体现。在权利人作出了技术创新的情况下,权利要求书没有写清楚、有瑕疵、有错误,不能成为其被惩罚的理由,而应当给予其改正、纠错的机会才应该成为立法的初心。专利审查和保护的宗旨应该是“治病救人”,而不是“把孩子和脏水一起泼掉”,即,对于存在缺陷的专利,要给予专利权人机会予以更正,使专利权人获得与其对社会做出的创造性贡献相匹配的保护,不应因为专利在撰写上存在缺陷或失误而不给予救济机会,从而使其中所包含的创造性劳动成果得不到应有保护。 


二、建议增加关于“部分外观设计”的规定 

此次《专利法修正案(草案)》将《专利法》第42条中的外观设计的保护期限由原来的十年延长为十五年,旨在满足新加入的《工业品外观设计国际注册海牙协定》关于外观设计保护期限的相关要求。但仅仅延长外观设计专利的保护期限并不能解决中国外观设计保护中存在的问题,也无法实现加强外观设计保护的目的。 

相关数据显示,我国外观设计专利的平均寿命为3~5年,绝大多数外观设计专利因为专利权人没有继续缴费维持而失效,能够存续满10年的外观设计专利寥寥无几。因此,尽管《专利法修正案(草案)》将外观设计的保护期延长至十五年,就目前的情况而言,对加强外观设计专利保护的作用可能并不显著。 

我国已经成为“专利申请大国”,连续十多年成为世界上专利申请数量最多的国家,其中,外观设计专利的申请量和授权量也逐年攀升。现有设计数量的增加,意味着外观设计创新难度的增大,完全前无古人的设计已经很难实现。 

考虑到前述情况,包括美国、日本在内的许多其他国家多规定了对部分外观设计的保护,中国在第三次、第四次专利法修改时,也进行了专门的研究,并完成了专题报告。尽管《专利法》上并没有明确规定,司法实践中,已经有关于部分外观设计专利保护的案例。事实上,给予部分外观设计专利保护比不给予保护更有利于保护创新和外观设计专利权。在目前已经对国外部分外观设计专利保护制度进行充分调查、研究,且国内希望加强专利保护、对专利实行严保护的背景下,应当考虑引入部分外观设计的相关规定。 

反对增加“部分外观设计”的观点认为,目前我国垃圾专利太多,尤其是不经过实质审查的实用新型和外观设计,如果再放开保护“部分外观设计”,垃圾外观设计必定会更多。其实,如果搞明白什么是“部分外观设计”,我国垃圾专利增多的真实原因,就会明白增加对“部分外观设计”的保护,与垃圾外观设计是否增多并无必然联系,甚至可以说与此无关。 


三、建议增加“间接侵犯专利权”的相关规定 

建议《专利法》第11条增加第3款,规定:“明知有关产品系专门用于实施涉案专利技术方案的原材料、中间产品、零部件或设备等专用产品,或者系专门用于实施涉案方法专利的材料、器件或者专用设备,未经专利权人许可,为生产经营目的向他人提供该专用产品,且他人实施了侵犯专利权行为的,或故意诱导、怂恿、教唆别人实施侵犯专利权行为的,应承担民事责任”。 

现行《专利法》第11条规定了直接侵权,但未规定间接侵权。历次修法都曾有过间接侵权入法的草案及建议,但因存在一定争议而最终搁浅。但在司法实践中,早在十几年前全国各地法院就存在不少间接侵权判例,如“磁镜式电弧路”案[2],“一种新颖的除草组合物”案[3],“阿尔法拉瓦尔诉恒力公司”案[4]等。目前专利法中间接侵权的缺位,与司法需求和判决实践相脱节。 

第三次专利法修改时,更是针对“专利间接侵权”设立了三个专题研究项目,并最终完成三个专题报告。完成这三个专题报告的课题组经过充分的研究和论证,得出的结论基本一致,即,应当引入“专利间接侵权”制度,并专门起草了关于“专利间接侵权”的相关条款。但是,相关条款在2008年第三次《专利法》修改中并没有最终入法。国家知识产权局在其《关于

此次《专利法》第四次修改是在专利法第三次修改十年之后,形势较之十年前发生了巨大变化,特别是国内软件专利、商业方法专利数量激增,缺少关于专利间接侵权的明确规定,在司法实践中出现了“同案不同判”的混乱情形:有的法院认为构成“共同侵权”,有的法院认为既不符合直接侵权的构成要件,也不符合共同侵权的构成要件,因此认定“不侵权”,而有的法院则认定为“间接侵权”等等。司法认定的不统一,不利于专利权人行使权利,保护自己的专利权,也不利于对软件专利、商业方法专利、商业模式专利的保护,更毋庸严保护、强保护。 

间接侵权入法是对“实施知识产权战略,加强知识产权保护”在立法层面的贯彻;当前产业创新保护中也确实存在迫切的现实需求;在分布式网络和云计算风行的时代,对于通信方法、使用方法、处理方法以及将产品用于特定用户的方法专利,仅通过目前法律规定的直接侵权的救济方式难以有效保护权利人的专利并激励创新,不利于实施建设知识产权强国这一宏伟目标。 

应当看到,多年司法实践对间接侵权进行了有益的制度尝试,入法时机已经成熟。首先,关于教唆、帮助侵权行为的规定,最早见于1987年最高人民法院(以下简称“最高法”)《关于贯彻执行

因此,间接侵权入法,无论是从国内过去多年最高法及地方法院的司法实践所作的制度尝试来看,还是从国外主要国家立法例来看,立法时机是成熟的。 


四、建议取消损害赔偿额计算方法的固定顺序,由权利人自行选择损害赔偿额计算方法 

本次《专利法修正案(草案)》在《专利法》第65条新增规定:“对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”,同时将法定损害赔偿数额提高至十万元以上五百万元以下。从法条字面上看,似乎大幅提高了赔偿额,并且增加了关于惩罚性赔偿的规定,在赔偿问题上似乎严厉了,但这样的修改是否真正能达到打击侵权行为、加强专利保护的目的值得商榷。 

2013年《商标法》第三次修改时,将法定损害赔偿额的上限提高至三百万元,但实践中,法院在侵犯商标权案件中判定的损害赔偿额的数额较之于《商标法》修改之前,并没有显著提升,可见,仅仅在法条上提高损害赔偿额,并没有解决问题。 

《专利法》规定了损害赔偿额的四种计算方式,即原告损失、被告获益、专利许可费的倍数,以及法定赔偿。同时,根据《专利法》的相关规定,这四种计算方式的适用顺序是固定的,专利权人在提起诉讼时,就必须明确采用何种损害赔偿额的计算方法,此种规定极大地限制了当事人对损害赔偿计算方法的选择权,影响专利权人损害赔偿额的计算,也对专利权人寻求救济造成了极大的妨碍。实际上,在专利侵权诉讼中,按照固定顺序选择侵权损害赔偿的计算方法不仅不现实,根本做不到,也不会这样去做。现实中,大量专利侵权案件在赔偿时采用的是法定赔偿的方式就说明了这一点。 

如何真正提高损害赔偿数额,进而实现对于专利权的强保护和严保护,建议取消目前计算专利侵权损害赔偿数额方法的固定顺序,允许专利权人在提起诉讼时,根据实际情况自由选择适用损害赔偿额的计算方法。只有基础的损害赔偿数额得以提高,后续的惩罚性赔偿数额(如有)方能提高。 

 还应该指出的是,《专利法修正案(草案)》新增的这款关于“故意侵犯专利权”的规定,在实践中,对于故意侵权无法定义。民法或侵权法中的“故意”可以归纳为明知危害结果(侵权结果)而希望或放任其发生。专利制度设计的本质是公开换垄断,即,通过公开专利技术换取一定时间的垄断权,最终目的在于促进社会技术进步和科技发展。任何专利技术方案都是在前人技术方案基础上进行研发、改进的结果,均需要借助、利用他人已有的成果,这是进行新技术开发、改进无法规避的。如果将专利技术的公开视为全社会都应该知晓该专利技术的存在,因此实施该专利技术,或者在该专利技术基础上进行研发、改进(通常情况下构成等同侵权)将构成故意侵权,这显然与专利制度的立法本意是相悖的。因此,专利侵权认定不宜以是否故意作为构成要件和损害赔偿数额的认定依据。 

反观商标,商标法保护的并非标识本身,而是商标背后代表的商誉。因此,为避免搭便车、攀附他人商誉的行为,商标法要求商标申请人在商标设计、申请、使用时对在先商标予以规避。商标法规定,“恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额”。该规定考虑了商标侵权人的主观状态,是符合商标法实践的。 

据此,建议《专利法》第65条修改为:“侵犯专利权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的损失、侵权人因侵权所获得的利益、专利许可使用费的倍数合理确定;专利权人或者利害关系人可以选择赔偿额计算方式并提供相应证据。被侵权人的损失、侵权人获得的利益、专利许可费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予五百万元以下的赔偿。 

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。 

人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额”。 


五、建议取消关于“诚实信用原则”的规定 

《专利法修正案(草案)》新增规定,“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则”,建议删除该规定。具体理由如下: 

第一,专利权与商标权本质不同。专利权旨在保护创新,保护智力劳动成果。专利申请人申请专利需要提交完整的技术方案,并按年缴纳年费,即专利申请人需要付出相当的时间、精力和财力(相当的代价)才能取得并维持专利权。而商标权表面上保护的是标识本身,实际上保护的是商标背后代表的商誉。只有在商标使用过程中,商标才能发挥其标志商品或服务来源的作用。二者有着本质区别,因此,不宜将民法及商标法律制度中规定的诚实信用原则简单移植到专利法中。 

第二,由于任何专利技术均是在前人技术基础上进行研发、改进的结果,因此,实践中,专利申请人或专利权人行使专利是否有不诚信的行为,难以做出判断,这将使得该条款的约定沦为空谈。 

第三,可以理解,做出该规定旨在解决当前大量存在的垃圾专利申请和垃圾专利的现状。但是,可以预见该规定实际上并无法解决该问题,反而对权利人造成一种威胁。企业的本质是逐利主体,目前垃圾专利泛滥的根源在于不正确的政策导向,如各种专利申请量评比,对于符合条件(该条件往往包括应持有一定数量的专利)的企业给予税收优惠,各类奖励、资助等,因此,解决垃圾专利问题的根本在于纠正政策导向及引导,以更科学的方式引导企业加强创新,仅仅规定专利申请人和专利权人需要遵循诚实信用原则并无法解决该问题。 


六、完善关于 “药品专利期限补偿”的规定 

2017年10月8日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》(以下简称“《意见》”),其第三部分“促进药品创新和仿制药发展”明确:(十七)开展药品专利期限补偿制度试点。选择部分新药开展试点,对因临床试验和审评审批延误上市的时间,给予适当专利期限补偿。此次专利法修改新增关于延长药品专利权保护期的规定,既是符合药品专利保护的实践要求,也是与多数国家药品专利保护的规定一致的。该规定将对我国创新药研发活动的开展起到极大的支持和鼓励作用。 

但是,按照《专利法修正案(草案)》,在《专利法》第42条第2款规定的能够享受专利保护期延长的药品专利仅限于“在中国境内和境外同步申请上市的创新药品发明专利”。根据该规定,仅在中国境内申请上市的创新药品发明专利是无法享受专利保护期延长的,这一规定将极大挫伤国内创新药生产商的创新积极性,并不利于鼓励国内创新药企积极推动创新药在国内申请上市,最终将损害广大消费者(患者)的利益。 

鉴于此,建议将该条款调整为,“为补偿创新药品上市的审评审批时间,对在中国境内首先申请上市,或在中国境内和境外同步申请上市的创新药品发明专利,国务院可以决定延长专利权期限,延长期限不超过五年,创新药上市后总有效专利权期限不超过十四年”。该规定将确保在境内首先申请上市的创新药能够有权利获得专利保护期延长。由于各国药品监督管理部门的审评审批要求、速度和时限不同,如何认定境内外同步上市,是同步申请、同步审批、抑或是同步上市?则需要由司法解释或药品监督管理部门制定更为具体的规则。 


七、建议增加“拟制侵犯专利权”的相关规定,为实行“药品专利链接”制度打好基础 

药品专利保护涉及四个方面的内容:Bolar例外,药品专利保护期补偿、药品专利链接及强制许可。其中,强制许可的规定在《专利法》中早已体现;Bolar例外已经于2008年纳入我国现行《专利法》。本次《修正案草案》增加了关于“药品专利保护期延长”的规定,而关于“药品专利链接”的规定依旧缺失。 

实行“药品专利链接”制度是以在《专利法》中规定“拟制侵权”行为作为前提的。鉴于此,建议在《专利法》第11条增加“拟制侵权”的相关规定,即第11条第2款规定,“仿制药申请人向药品监督管理机构提交药品注册申请的,若药品申请中包含有效的药品专利或者药品方法专利中所涉及的药品,视为侵犯专利权”。并在侵权责任中明确,一旦认定拟制侵权成立,侵权人应当撤回药品注册申请;侵权人不撤回申请的,依据药品管理法规定处理。 

建议作出前述修改的理由是: 

第一,药品作为人类维持生命及保证生命尊严的必需品,具有其特殊性。实现药品可及性需要同时考虑促进新药研发和降低药品价格两方面因素。基于此,《专利法》对药品专利的保护也经历了从无到有,从弱到强的过程;而自2006年以来,国家层面也出台了一系列旨在鼓励药品创新,促进医药产业发展的政策措施。目前,我国从药品管理制度上已经具备了药品专利链接制度的部分要素,有必要在专利法中同时引入药品专利链接的相关内容,旨在在现有制度基础上,完善药品专利链接制度。 

第二,2017年10月8日,两办《意见》第三部分“促进药品创新和仿制药发展”明确:(十六)探索建立药品专利链接制度。为保护专利权人合法权益,降低仿制药专利侵权风险,鼓励仿制药发展,探索建立药品审评审批与药品专利链接制度。药品注册申请人提交注册申请时,应说明涉及的相关专利及其权属状态,并在规定期限内告知相关药品专利权人。专利权存在纠纷的,当事人可以向法院起诉,期间不停止药品技术审评。对通过技术审评的药品,食品药品监管部门根据法院生效判决、裁定或调解书作出是否批准上市的决定;超过一定期限未取得生效判决、裁定或调解书的,食品药品监管部门可批准上市。如果《专利法》没有关于“拟制侵权”的规定,则整个专利链接制度的探索将缺乏法律依据,无法推行。 

第三,基于两办《意见》,目前国家药品监督管理总局正在进行的《药品管理法》的修改明确要引入药品专利链接制度的相关内容。鉴于药品专利链接制度涉及药监行政管理部门和专利行政管理部门职能上的衔接和协调,从立法和执法统一性角度而言,有必要在专利法中同步引入药品专利链接制度的相关内容,为未来两个部门的协作奠定制度基础。 

第四,肇始于美国的药品专利链接制度,从其在美国实施三十多年的实践效果来看,不仅促进了原研药产业的发展,更极大地促进了仿制药产业的发展。目前,仿制药企业在医药产业中占据主导,在专利法中引进药品专利链接制度的相关内容,完善相关制度构建,有助于提高包括仿制药和原研药企业的创新能力,进而促进药品专利的保护和药品产业的发展。 

就可预期的实施效果而言,引进药品专利链接制度的相关内容,有助于降低药品行政管理部门成为侵权被告的风险,有助于减少药品审批上市后的诉讼案件数量,降低案件的影响和企业的损失,有助于通过无效程序统一药品专利案件的相关标准。