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欲把专利比佳人,内涵外在总相宜

2020-02-27 18:55 · 作者:韩威威   阅读:5941

文 | 韩威威 北京高文律师事务所


近日,教育部、国家知识产权局、科技部发布了《关于提升高等学校专利质量 促进转化运用的若干意见》(以下简称《意见》)。


《意见》对于高等学校提升专利质量和促进转化运用,提出了总体要求、重点任务和组织实施;既有方向性的指引,也有实操性的指导;既涉及专利的质量,也涉及专利的价值。

          


对于专利质量的评价,有很多角度,如引证情况、检索结果、审查检验、诉讼检验、经济价值等。本文将结合高校和企业知识产权工作实践与体会、具体案例和实例,将专利比作一位佳人,来探讨高质量专利(申请)的内涵与外在。

 

如果将专利比作一位佳人,那么“她”有着丰富的内涵和美好的外在。这里的佳人,是当代的佳人,不仅关注容颜,也关注技术、法律和经济。丰富的内涵,意味着她有着高“智商”(技术内核)、高“情商”(法律思维)和高“财商”(经济理念);美好的外在,意味着她有着尽可能完善的呈现。此外,佳人的智慧也将使得她能够选择清晰的路径,充分展现其内涵与外在,实现价值。下面,将结合以上方面及具体实例进行探讨。

 


 

一、丰富的内涵


如前所述,当代佳人,有着高“智商”、高“情商”和高“财商”。对于专利(申请)而言,笔者认为,可以体现在技术内核、法律思维和经济理念等方面。


1、“智商”——技术内核


专利的质量,与技术的创新高度是密切相关的。对于高校而言,创新能力是优势所在。我国很多科学家和研究人员在具有高影响因子的期刊上发表文章、以及在众多技术领域处于领先水平,缔造了高质量专利的基础。


那么好的技术是否一定会形成高质量的专利(申请)吗?这其中似乎没有必然联系。在一流期刊发表的技术,可能并未申请专利,或者申请了专利,其保护力度却较弱,使得他人很容易绕开其保护范围。


另外,值得关注的是,有些科学发现,能够发表高水平的文章,但在某些情形下,未必适于申请专利。例如,对于某些作用机理、致病机理及治病机理的研究成果,在科学上是重大而有意义的发现,而在专利上未必有授权前景。在已知某种产品可以治疗特定疾病的情况下,通过机理来限定的用途可能会不具备新颖性。


这里以一个实例来说明。涉案专利申请涉及一种化合物的用途,其能够抑制由肺泡破坏引起的肺气肿的发展。


该专利申请因缺乏新颖性被驳回;其后,经历了复审和行政诉讼(一审和二审),最终二审法院认为:专利复审委员会认定涉案申请不具有新颖性是正确的,并认为上诉理由不能成立,驳回了上诉并维持原判,主要理由即在于,根据对比文件,本领域技术人员能够直接地、毫无疑义地确定该化合物可用于治疗肺气肿,对比文件和涉案申请的技术方案能够适用于相同的技术领域,解决相同的技术问题,并达到相同的技术效果。


由此可见,似乎“由肺泡破坏引起”这一描述致病机理的特征未使得请求保护的技术方案与现有技术相区分。不过,值得一提的是,是否适于申请及能否授权也取决于创新主体期望得到专利保护的地域。以本案为例,同族专利申请在有些国家是被授予专利权了的。


2、“情商”——法律思维


鉴于专利申请需要满足相关法律法规的要求,那么在准备高质量专利申请的过程中需要法律思维。


一方面,在撰写方面,需要对技术内核进行充分的挖掘,以有逻辑而清晰的方式进行展现。实践中发现,在一些专利申请中,仅是对原始技术方案的格式调整或简单加工,使之满足专利申请的形式要求;对于高价值专利(申请)而言,这恐怕是不够的。技术的飞速发展,需要撰写人员对技术的准确理解和把控以及从法律上多层次、多角度地展开。


另一方面,为了满足法律的要求,在申请前的检索和评估也颇为重要。正如《意见》中指出,“建立专利申请前评估制度。有条件的高校要加快建立专利申请前评估制度,明确评估机构与流程、费用分担与奖励等事项,对拟申请专利的技术进行评估,以决定是否申请专利,切实提升专利申请质量”。


再一方面,权属同样是一个值得关注的事宜。权属纠纷,不仅有可能埋下申请本身的重大隐患,也可能对后续实施产生影响,因此需要提前约定和规划妥当。《意见》中指出:“明确产权归属与费用分担。允许高校开展职务发明所有权改革探索,并按照权利义务对等的原则,充分发挥产权奖励、费用分担等方式的作用,促进专利质量提升”;“对于接受企业、其他社会组织委托项目形成的职务科技成果,允许合同相关方自主约定是否申请专利”。


3、“财商”——经济理念


这里的“财商”,可指经济理念。在《意见》中指出,“强化高价值专利的创造、运用和管理,更好地发挥高校服务经济社会发展的重要作用”;“鼓励高校以普通许可方式进行专利实施转化,提升转化效率”。那么在缔造高质量专利申请的过程中,带着经济理念,着眼于专利申请未来在经济社会中的作用,将可能为技术硬核插上腾飞的翅膀。


综上,“智商”+“情商”+“财商”便打造了专利申请的内涵。

 

二、美好的外在


在专利申请具备了丰富的内涵的基础上,笔者认为,其展现形式也很重要,就如佳人一样,呈现出美好的外在。


1、娇好的外表


一份高质量的专利(申请),是逻辑清晰、思维缜密的,体现出专业性和严谨性,如有可能,也使阅读者赏心悦目。美丽的容貌、得体的穿搭、细节的关注,可使得女子的外表更为完美。对于专利申请的“外表”,从整体上,申请文件中提出的技术效果有无相应的实验数据来支持;从局部上,哪怕是对于一个小小的参数,有无计量单位,都可能是打分项。


2、精致的妆容


美丽的女子,虽可以是清水出芙蓉,而精致的妆容,更可以展现其美丽。对于文字的打磨和推敲,可简单地比作女子的妆容。譬如说,对于一件专利申请,技术、挖掘和撰写都很好,但是却存在一些瑕疵,如在权利要求书和说明书中存在一些错别字、附图不清晰等,可能会使申请的质量打一些折扣,就像女子光洁如玉的面庞上多了一颗小痘痘。


而在申请文件中不小心留下撰写者的批注和讨论等,更是会影响印象分。在专利申请递交之前,正如在女子出门之前仔细打量妆容一样,对申请的细节进行系统而仔细的排查。


3、匀称的身材


对于专利申请而言,匀称的身材意味着其结构的合理和篇幅的适度。我们可能会注意到,一些国外申请,尤其是生物医药领域,篇幅很长,可达数百页,这其中可能会有大量的定义。而在国内申请中,一些申请是比较“直奔主题”的,对于定义和发明详述的部分不甚在意。


笔者认为,这些部分对于权利要求的解释等还是有价值的。另外,身材的匀称也体现在结构的合理。有些申请在权利要求的保护范围上可能会很窄,几乎与具体实施方式相近或相同;而有些申请则进入另一种状态,保护范围很宽而缺少数据;又或者,在保护上缺少层次,从很宽的范围一跃至很窄的范围(如具体的点),可能会导致在审查过程中如果宽范围得不到支持,则不得不缩小至最小范围的窘境。


三、清晰的路径


除了“丰富的内涵”和“美好的外在”,笔者认为,清晰的路径也很重要。正如古代很多佳人,虽然均是才貌双全,其命运却因生活轨迹和人生路径而不同。对于专利申请而言,清晰的路径也同样有意义。


1、申请路径


在申请路径方面,对于一项技术而言,是否通过海外专利申请进行保护,是一件在申请前就可斟酌的事项。


一方面,同样的技术方案,对于申请与否的选择可能不同,对于国内申请和海外申请的撰写方式也可能是不同的。譬如之前所举的例子,对于新的机理的发现,也许在我国现行审查实践中未必授权,而在一些其他国家仍可能授权。再如,在生物医药领域,如果是国内申请,鉴于疾病的诊断和治疗方法是不授予专利权的客体,在权利要求中可不纳入这样的撰写方式;而对于一件PCT申请,其在进入不同的国家阶段时,这样的客体是有可能获得保护的。


对于好的技术,通过海外申请的途径,为在域外乃至国际舞台上实现产业化提供了可能。《意见》中提出:“鼓励高校围绕优势特色学科,强化战略性新兴产业和国家重大经济领域有关产业的知识产权布局,加强国际专利的申请”。


2、公开时间


公开时间是一个时有被忽略的问题。譬如,有些创新主体希望能够尽早授权,从而选择提前公开的路径。一方面,可能的确实现了较早授权;但另一方面,却可能导致自身的公开行为妨碍或阻却了前进的道路,如,在先公开的申请成为了破坏后续申请新颖性或创造性的现有技术。


在这里举一个比较典型的例子。现在很多女性喜欢自己DIY做蛋糕、做面包,在其中加一些营养物质更是不错的选择,鸡蛋就是不错的原料之一。


涉案专利就是一个和蛋制品有关的故事。申请人(以下简称“X”公司)于2012年12月12日递交了一件专利申请(“申请A”),该申请于2013年3月3日被公开。此外,申请人于2013年06月19日递交了另一件专利申请(以下简称“申请B”),要求在先申请(申请A)的优先权,并且申请A于2013年7月1日被视为撤回。申请B于2013年8月14日公开,并于2014年8月27日被授予专利权(以下简称“专利B”)。看上去这是一个情节不甚复杂、结局也比较完满的故事。然而,故事在后来发生了转变。


“X”公司对“Y”公司发起了专利侵权之诉,而“Y”公司也提出了“专利B”无效请求(“请求I”),复审委员会在无效宣告请求审查决定书(以下简称“决定I”)中认定专利权有效。请求人对上述决定不服,向北京知识产权法院(一审法院)提起诉讼,请求撤销该决定。一审法院撤销了“决定I”(主要理由为优先权不成立),由专利复审委员会就本发明专利无效宣告请求重新作出决定。“X”公司对上述判决不服,向北京市高级人民法院(二审法院)提起上诉,二审法院维持了原审判决。“X”公司向最高人民法院申请再审,最高人民法院裁定驳回了“X”公司的再审请求。


值得关注的是,在提出第一次无效请求之后,“Y”公司又对“专利B”两次提起无效请求(请求II和请求III)。那么最终该专利有没有被无效呢?最终,复审委员会认为,基于上述两审判决,涉案专利的优先权不成立,因此在涉案专利申请日之前公开的“申请A”可以作为现有技术,用于评判涉案专利权利要求的新颖性和创造性,并宣告“专利B”全部无效。


由上面的故事可以看到,公开时间的选择是颇为重要的。公开时机的选择,与创新主体的整体专利布局以及研发进程是息息相关的,也与其递交申请的目的有紧密联系。


无论是公开的早晚,还是申请途径的选择,都可能对“佳人”的“人生”带来转变。如何选择合适的路径,既能够使价值最大化,又减小风险,是值得探讨的问题。

 

以上通过“内涵”、“外在”和“路径”介绍了“佳人”长成的三个方面。下面进一步结合一个综合性的实例,结合上述问题进行分析。

 

实例——基因编辑技术

 

基因编辑技术,特别是CRISPR技术,被誉为“上帝的剪刀”。在基因编辑领域,科学家张锋博士非常有影响并贡献卓越。在这里,以张锋博士所在的Broad研究所针对上述技术的基础性专利申请为例,结合上述方面进行简要介绍。


PCT专利申请PCT/US2013/074819是针对上述技术的基础性、较核心的专利申请。在“内涵”方面,毋庸置疑,首先这项技术在生物科学和医学领域均是突破性的,具有坚实的内核。在法律和经济性方面来看,其申请文本是很缜密的,列举充分,用以支持较宽的范围,并且该技术后来也得以在多个国家/地区授权,并且在很多领域(如医学、农业等)进行了运用并创造了价值(如许可等)。


值得一提的是,从该申请的公开文本可以看到,该申请的优先权申请达12项,这可以看出,申请人进行了周密的规划和布局。在“外在”方面,通过阅读申请文件可以感受到,申请文本的逻辑清楚、层次清晰,说明书篇幅达到了105页,权利要求书针对CRISPR-Cas系统chiRNA或CRISPR酶系统这一主题设置了达48项权利要求(权利要求1-48)。


此外,在“路径”方面,该申请的简单同族为58个专利或专利申请,而扩展同族则达407个专利或专利申请(根据Incopat数据库的数据,截止2020年2月23日)。


由此可见,该专利家族可称得上是“佳人”了。当然,“佳人”也未必完美无暇,其欧洲同族专利EP2771468B1即因为优先权的问题受到创伤:2020年1月16日,EPO上诉委员会以优先权不成立导致的新颖性缺陷为由,维持了关于撤销EP2771468B1的决定。

 

结语

   

佳人的长成,纵有美丽的容颜,尚需底蕴的积累和气质的修炼。对于高质量的专利(申请),也是随着时间和经验的积累,借鉴国内外有益的经验,对科技创新进行技术、法律和经济等因素综合“打磨”的成果。《意见》中提出的“到2025年,高校专利质量明显提升,专利运营能力显著增强,部分高校专利授权率和实施率达到世界一流高校水平”的目标在召唤。

 

(本文仅代表作者观点,不代表知产力立场)


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