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集成电路布图设计权侵权纠纷最新审判规则梳理

——评(2019)最高法知民终490号案
2021-02-04 20:26 · 作者:   阅读:5010

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——评(2019)最高法知民终490号案


作者 | 崔军 覃仪  北京德恒(深圳)律师事务所
编辑 | 布鲁斯




摘要

集成电路布图设计权的保护对象为集成电路的三维配置。作为一种对具有高度技术性思想的表达,该三维配置与技术的相关性及其在表达形式上的特殊性,使得相关领域司法审判与理论研究对其法律制度理解较为不足。本文借对最高人民法院于近期裁判的(2019)最高法知民终490号案件的典型性,从保护对象、取得方式、独创性判断、侵权认定规则及鉴定意见的证明力认定方面,对集成电路布图设计权领域侵权纠纷的基本原则与审判规则进行了较为全面的梳理与阐释。


关键词

集成电路布图设计,登记,独创性,侵权认定规则,司法鉴定



在我国部分科技企业的芯片产业链、供应链被国外制裁措施扼住咽喉的国际背景下,为加快芯片行业进行自主研发、实现技术独立的步伐,国务院于2020年8月4日发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》(国发〔2020〕8号,下称“《若干政策》”),从财税、投融资、研究开发、知识产权等八个方面加大了对于该产业的政策支持力度。在知识产权政策方面,该文件提出,应严格落实集成电路布图设计及软件领域的知识产权保护制度,加大侵权违法行为惩治力度的客观要求。但由于布图设计涉及高精尖技术领域,专业化程度较高,牵涉法律问题疑难复杂,能够进入司法程序、确立审判规则的案件少之又少,使得在《集成电路布图设计保护条例》及《集成电路布图设计保护条例实施细则》(以下分别称为“《保护条例》”“《实施细则》”)投入实施近20年后,相关司法实践仍缺乏全面、有效的指引。


近期,在由最高人民法院所审理的赛芯电子诉裕昇科技侵害集成电路布图设计专有权纠纷上诉案[1]中,最高法基于上诉人所提出请求中涉及大量布图设计领域未能为相关法律与过往裁判所明确的关键问题,对该领域的基本制度原则、相关审判规则进行了全方位的明确、重申与纠正。该判决的作出极大地丰富了布图设计的司法实践经验,为布图设计权领域侵权纠纷案件的规范审理与理论问题的深入研究均提供了极具价值的参考。



一、主要案情回顾


被上诉人(一审原告)苏州赛芯电子科技有限公司(下称“赛芯公司”或“原告”)是登记号为BS.12500520.2的集成电路布图设计(下称“布图设计”)的权利人,发现上诉人(一审被告)裕昇科技有限公司等四被告(以下统称“裕昇公司”或“被告”)可能存在侵害其布图设计专有权的侵权行为,遂向法院起诉。纠纷发生时,原告的布图设计已依法在国家知识产权局登记,其专有权处于有效状态。鉴于该布图设计的登记申请日在其首次投入商业利用之后,因而除提供布图设计的图样纸质件外,赛芯公司同时提交了该集成电路的样品,并附上了图样的电子版本。为查明案件事实,一审法院调取了涉案布图设计的登记申请表、简要说明、图样目录、集成电路各层具体设计图样的纸质件及芯片样品。


为佐证裕昇公司侵犯其布图设计专有权的主张,赛芯公司在一审阶段提供了三方面的证据证明其专有权及侵权行为的存在:1、指明布图设计的独创点,提供与各独创点对应的现有常规设计;2、提供被告以复制、销售方式实施侵权行为的公证证据;3、申请司法鉴定,以确定裕昇公司所生产、销售的芯片中应用的布图设计与涉案布图设计构成相同或实质相同。鉴定机构所出具的《司法鉴定意见书》(下称“《意见书》”)显示,由于涉案布图设计登记备案的纸质图样细节模糊不清,鉴定机构遂基于其样品的剖片与被诉侵权产品进行比对。此外,鉴于赛芯公司在一审中对其独创点说明“6个独创点内容”中的独创点5进行了修改,鉴定机构基于修改后的独创点进行鉴定,认可了其中数个独创点具有独创性,并认定在上述独创点上,被诉侵权产品与涉案布图设计构成实质相同。


一审判决中,法院对鉴定机构的上述判断予以全部采信,同时基于原告所提供的以上证据,认定被告方所实施的复制、销售行为构成对原告布图设计专有权的侵犯,应承担相应的法律责任。


被告裕昇公司提起上诉。基于过往司法实践中诸多未予明确的基本原则与裁判规则,结合一审判决中的事实认定与法律适用问题,被告主要提出如下上诉理由:第一,在侵权比对上,鉴定机构所出具的《意见书》在实体与程序上均存在瑕疵。实体上,该意见未明确在已登记公开的纸质图样模糊不清的情况下,为何能以未经公开的样品确定保护范围;程序上,该意见未明晰侵权比对的方法与过程。第二,在独创性认定上,《意见书》亦存在实体、程序瑕疵。其未列明“根据现有证据”的具体所指,未给出独创性认定的分析过程,也未反映被告的证据与观点。第三,在侵权行为认定上,法院未正确适用“实质性相似+接触”规则。一方面,《意见书》仅从布局与功能上比对即得出实质性相似的结论,而未从布图的技术指标与其他特征上进行逐项比对;另一方面,法院对被诉侵权人是否存在“接触”这一重要事实未予认定。


基于被告的上诉请求,赛芯公司在二审中提交补充证据,对涉案布图设计的设计完成时间进行举证,并提供原告法定代表人与数被告之一在案件近两年中的按月转账记录,以证明后者对涉案布图设计的接触可能。


二审程序中,最高法根据当事人的诉讼请求与辩论意见,对本案的争议焦点进行了归纳,主要涉及两方面内容:其一,根据裕昇公司所提出的鉴定中的实体与程序问题,本案的司法鉴定意见是否应被采信;其二,裕昇公司是否实施了侵权行为。尽管最高法最终维持了一审判决,但其围绕上述争议焦点的说理部分,为布图设计权领域未来的司法裁判明确了诸多规则。


笔者以本案的裁判要旨为论述基础,对最高院的说理部分进行归纳提炼,从明晰权利保护对象、保护条件,确定涉案权利是否符合保护条件,认定被诉产品是否构成侵权等多个方面对本案进行评述与总结,以飨读者。



二、布图设计专有权的保护对象


本案中,最高法首先依据《保护条例》及《实施细则》中的相关规定,结合司法实践中的既有审判规则,明确了布图设计权的保护对象。须满足的条件可概括如下:1、布图设计权所保护的对象为集成电路的三维配置,该三维配置中含有通过互联线路集成在基片之中或之上的两个以上元件,其中至少一个为有源元件;2、该三维配置须具有独创性;3、其独创性部分应能独立地执行某种电子功能。事实上,这些看起来略显特殊却又似曾相识的条件,正是由布图设计这一客体与其他传统知识产权客体,尤其是与作品之间的关联与区别所决定的。


1、集成电路的三维配置


集成电路的设计过程可被细分为不同的阶段,而最终生成布图文件,则处于功能、逻辑、电路的设计与验证等步骤后,[2]是集成电路设计在投入生产前的最后一个阶段。这意味着,法律所保护的布图设计并不等同于集成电路设计,后者属于在功能、逻辑等较高抽象层面对于集成电路的构思,而受专有权保护的前者仅是以保证既定的功能、逻辑设计为目的,通过从布图规划、布局、布线层面调整元件的尺寸、位置而进行的物理设计。


具体而言,在布图制作阶段,集成电路设计者将以抽象形式表达的电路网表转化成代表电路的几何图形,用于表示对元件间的排列、布局所作的安排。为了更好地体现元件之间的空间位置,一份布图均由多份平面几何图形构成,这些平面图形按照一定的次序层叠排列,以体现不同元件间的上下位置关系,还原出集成电路的三维结构。[3]法院因此强调,布图设计所保护的对象仅是集成电路的三维配置——即设计的结果,而非设计的过程。因此,该保护不涵盖更高抽象级别上的功能、逻辑与电路,更不用说比功能更具概括性的思想。而那些通过三维图形可以较好体现的诸如“元件分配、布置,各元部件间的互联,信息流向关系,组合效果等”物理层面上的布局细节,则均处于布图设计的保护范围之中。


2、具有独创性的三维配置


根据上述分析可见,布图设计实为以图案形式对集成电路中的元件类型、尺寸,元件之间的相对位置及连线关系所进行的物理描述。尽管布图设计与高精尖科技密切相关,但作为独立于制造方法与最终用户产品的中间智力成果形态,无论其表现载体为纸质、数字化格式或是物质产品,布图设计权均侧重于保护物理描述本身,即集成电路设计者对该电路中不同元件间特定布局方式的表达。布图设计作为表达的这一本质,既是美国立法者曾试图将其作为“掩膜作品”(mask work)在著作权法下给予保护的原因,[4]也是如今在我国受专门法保护的布图设计以“独创性”作为划定保护客体的条件之一的缘由。


不过,与科学技术、工业制造的相关性,使得立法者在对布图设计的独创性要求中加入了创造性要件。一方面,作为一种表达,布图设计须由设计者独立完成,因而不能排除他人通过独立创作获得相同的布图设计;另一方面,作为一种功能性表达,布图设计受限于电路设计过程中的众多规则限制,因而其创造性无需达到如专利一般的高度,但仍应在设计完成之时不属于公认的常规设计。


由此看来,相较于著作权法意义上的独创性,布图设计权中的独创性要件在纯粹主观的独立完成要求外,融入了具有客观标准的创新与非显而易见性标准。究其原因,在于著作权保护并不追求语言文字的革新,而是鼓励思想表达的多样性与差异性,[5]故文化的繁荣更多是多面向的百花齐放;而布图设计的赋权,其目的却是在既有的芯片研发水平上不断鼓励技术进步,追求更高的集成度、可靠性与反应速度,具有客观、明确的发展指向。因此,创造性要求的纳入,应属布图设计保护的题中应有之义。


3、可相对独立地执行电子功能


最高法在本案判决中还指出,除独创性要求外,布图设计若要成为专有权的保护对象,仍须满足可相对独立地执行某种电子功能的要求。


可见,作为一种技术领域的表达,布图设计权与著作权保护之间所作的最大切割,在于对功能性要求的纳入。这不仅因为执行某种电子功能是集成电路设计的最终目的,更是因为不以功能性为基础的独创性判断,将实质上把布图设计权转变为著作权的扩展,将与技术无关的部分(如为美感、艺术感所作出的设计)纳入保护范畴,背离立法者鼓励集成电路技术创新的初衷。


此外,法院进一步强调,布图设计的独创性部分能否独立于整体获得保护的关键,取决于该部分功能性的有无,而不取决于其功能性的主次。


一方面,正如作品一般,独创性不仅可及于一部作品之整体,亦可单独及于作品中相对独立的部分。[6]在文化艺术作品中,这种相对独立性通常较为容易从感官上作出判断,如文字作品中的篇章段落,音乐作品中的乐音序列,美术作品中的构图安排等。但对于布图设计而言,即使在已分层展示的复制件或图样中,芯片元件极高的集成度,也使得单凭视觉难以分辨布图的任意部分是否具有相对独立性,更不用说布图均由多层图形构成,具有复杂的三维属性。此时,相对独立的电子功能性可作为将整体分割为部分的标准,细化对布图设计的保护。


另一方面,独创性的存在基础仅在于部分之功能性的有无。作为对过往典型案例判决要旨[7]的重申,功能性的判断标准在本案中被再次明晰,即“不论其在整体设计中是否占有主要部分,是否能够实现整体设计的核心功能”,布图设计的任何独创性部分只要满足实现电子功能性要求,均能获得保护。



三、专有权的取得:布图设计的登记


某一布图设计是否满足成为专有权的保护对象的条件,仅是法院在具体案件中对专有权的有效性进行个案认定的依据。《保护条例》第8条规定,布图设计专有权经国务院知识产权行政部门登记产生,可见,我国布图设计权采登记保护主义。具体而言,与于完成之时即自动取得保护的作品所不同的是,一件布图设计要取得专有权,仅须满足形式要求,即布图设计权人须依法向行政管理机关履行登记手续。


1、已登记布图设计的载体


从前文中的案情回顾中我们看到,涉案布图设计的权利人在登记时提交了图样的纸质件、电子版和芯片样品。权利人所提交的这些材料,实质上均是所登记布图设计的物质载体,可为确定专有权的范围提供必要参考。不过,根据《保护条例》及《实施条例》的规定,以上三者并不均为登记所必须,具体可归纳如下:


材料名称

是否必须

材料要求

复制件或图样的纸件

必须

至少放大到用所登记布图设计生产的集成电路的20倍以上

样品

已投入商业利用时必须

4件,存放、固定良好,在干燥器中可保存至少10年

复制件或图样的电子版本

非必须

包含所登记布图设计的全部信息,注明文件的数据格式


须注意的是,尽管投入商业利用的事实并不影响登记的进行,但考虑到集成电路领域的技术迭代迅速,在首次投入商业利用后的2年内未进行登记的,相关部门将不再予以登记。


2、“不以公开换保护”的专有权保护规则


布图设计权保护的登记保护主义,使该权利具有与专利权、商标权相同的“选择-进入”机制,能够引导权利人对其拥有的布图设计进行筛选,从而有选择性地将保护赋予那些更具商业价值与创新价值的布图设计。


不过,尤为值得注意的是,最高法在本案中首次明确表示,布图设计权中的登记保护主义并不等同于专利制度中的“以公开换保护”,因而无须充分公开即能获得专用权。此前,由于对布图设计制度是否遵循以公开换保护的理念仍有争议,[8]司法实践未对此问题予以正面回应。[9]但在本案中,法院通过对法律规定的梳理,结合集成电路领域的技术实际,得出“布图设计的保护没有采用类似对发明创造的专利保护规则,即并非通过登记公开布图设计内容以换取专用权”的结论。该结论可从两方面得到印证:


一方面,从法律对任何权利人所必须提交的布图设计复制件或图样纸质件(下称“图样纸件”)的内容要求来看,纸件虽可供公众依请求查阅,但其实际大小仅须大于所登记集成电路尺寸的20倍。在《保护条例》制定之时的2001年,芯片制造技术早已进入微米级别,即使放大20倍也难以用肉眼分辨所登记集成电路上的元件布局情况,更毋宁说在当下,纳米级电路工艺在集成电路领域也早已广泛应用。


另一方面,从任何权利人均可自愿提交的布图设计复制件或图样的电子版本(下称“电子版图样”)的公开性上看,尽管该电子文件包含所登记布图设计的全部信息,但根据《实施细则》第39条的规定,电子版图样仅在侵权诉讼或行政处理程序需要时才可供查阅和复制,实则以不公开为原则。


可见,立法者在立法之初便已明确知晓,依照法律规定进行登记并赋权的布图设计,其技术细节在登记前后的任何时间点均是不全为公众所知悉的。与此同时,以下两点更加强了已登记布图设计的非完全公开性:其一,在登记申请之时,尚未投入商业使用的布图设计权人还可申请保密,只要保密信息的比例不超过布图设计总面积的50%;其二,从实践操作上看,即使对于公开的布图设计纸件而言,社会公众的依请求查阅、复制仅能通过只身前往北京市,向国家知识产权局提出申请才能实现,使该权利的公开程度愈加不充分。


那么,应如何理解布图设计登记的意义呢?事实上,布图设计权非因公开而获得保护并非特例,对于采自动取得原则的作品而言,同样存在不经发表便获权的实际。对比我国的作品自愿登记制度,以及法国为著作权人提供的索洛信封(enveloppe Soleau)机制,这些制度设计不求对权利内容进行公示,但均以某种形式借助国家公权力的介入与保障,为其内容在某一时间点的存在提供具有公信力的证明,实则实现了证据留存的效果。因此笔者认为,布图设计的登记,同样是对所涉布图设计的确切完成时间和其中三维配置的内容所进行的固定,以便在围绕已登记客体出现纠纷时,为庭审查明事实、判断权利的有效性与否提供可信赖证据。


3、布图设计专有权保护范围的确定


由于权利人赛芯公司同时提交了涉案布图设计登记备案的图样纸件、电子版及样品三件权利载体,本案由此所出现的另一关键问题在于,当权利人于登记时提交了多件载体时,应根据哪一载体确定该专有权的保护范围。


过去,最高法似曾间接表示,在图样纸件与样品存在不同时,不得直接依据样品确定布图设计的保护内容。在最高法于2015年裁判的昂宝诉智浦芯联一案中,[10]曾出现过登记备案的图样纸件与样品所示内容不一致的情形。但彼时,由于原告所提交的纸质图样甚至不满足包含有源元件的要求,因此,法院更多地从规制登记行为、维护登记制度的角度,认为未按法定要求进行登记的,登记人不享有布图设计专用权,无从主张通过芯片样品确定保护范围。


上诉人对该事实认定问题的提出,则为最高法明确上述立场提供了机会。最高法提出,在能够确认纸质图样与样品具有一致性时,可以通过登记样品的剖片来确定涉案布图设计的保护范围。鉴于图样纸件受缩放比例及打印技术的限制,本就存在模糊不清的可能性,法院因此进一步指出,纸质图样与样品的一致性并不要求二者在细节上完全相同,而仅须不存在明显的不同即可。


对“一致性”要求的明确提出,也统一了我国司法审判与行政执法中对布图设计权保护范围的确定方法。在我国首例侵犯集成电路布图设计专有权纠纷案[11]中,国家知识产权局认为,复制件或图样作为任何申请人均须提供的登记材料,应是“布图设计专有权的当然载体”,其法律地位高于同样可作为载体的样品。据此,国知局提出了“以复制件和图样为基础,以集成电路样品为补充”来确定布图设计保护范围的原则,即在复制件和图样与样品具有一致性时,后者可对前者的细节进行补充,但未在前者中得到体现的部分,不应被纳入布图设计的保护范围。这意味着,尽管图样纸件无法公开布图设计的所有细节,但不可否认其不可撼动的公示作用。


此外,尽管最高法未在判决中澄清电子版图样的地位,国知局也未在其决定中明确将其与图样纸件进行区分,但笔者认为,图样电子版作为包含布图设计全部信息,且仅在争议产生时可供调取的文件,理应能与样品实现相同的细节补充功能,故在满足与纸件内容具有一致性的要求时,应同样可作为细化已登记布图设计保护范围的参考。



四、布图设计侵权判定的分析进路


布图设计登记行为的完成即意味着布图设计专有权的授予,但取得登记证书并不当然推定该布图设计具有独创性。此故,某一布图设计是否真正满足赋权的全部实质要件,仍须由法官在个案中具体判断。


 (一)布图设计的独创性判断 


1、判断基础:独创点的明确


布图设计的独创点,又在其他案件中被称为独创性部分或独创区域,是权利人在诉讼过程中,对已登记布图设计中符合获得保护的实质要件的部分或区域的指明。这些部分或区域中所含有的元件和线路间的三维配置,即是个案中的独创性判断所指向的对象。


在案件审理过程中,权利人可同时对其所指明的独创点进行说明。对此,最高法特别指出,此类说明不一定要是对布图设计中三维配置内容的描述,亦可是从不同角度对独创性部分的概括或抽象。法院对某一布图设计的独创性审查,可结合权利人的独创性说明,但其核心仍是对独创点中的三维配置是否满足独创性要求的判断。


本案中,当事人双方就权利人的独创性说明是否应被采纳一事产生争议,其原因在于,在原审案件的司法鉴定过程中,权利人对其最初作出的独创性说明进行了变更,且未及时将该变更告知被控侵权人。对此,最高法认为,为了保证当事人的诉讼权利,权利人在“变更其独创性说明后,应将变更后的内容及时告知被诉侵权人,以便其更有针对性地举证”。回归本案,权利人虽未履行变更告知义务,但后续诉讼进程中被诉侵权人进行法庭辩论的权利仍得到了充分保障,故原告未及时告知的事实不对该独创性说明的采纳产生影响。


不过,最高法对上述原则的提出,并未同时从程序上对权利人可变更独创性说明的期限予以限制。参考同样在权利公示上具有特殊性的商业秘密权,法律对其权利人在司法审判中对秘密点进行归纳的期限即作出了限制。最高法在《关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第27条中提出,商业秘密权人对于秘密点的明确,应在一审法庭辩论结束之前完成,否则不得在二审程序中进行主张,仅可另行起诉。因此,依笔者之见,同样出于充分保护对方当事人诉讼权利的考量,权利人可在诉讼过程中作出或变更布图设计的独创性说明,但最晚应不迟于一审法庭辩论结束以前。


2、独创性证明的举证责任分配


在布图设计独创性问题的举证责任分配问题上,最高法在本案中肯定了过去地方法院在相关案件中的有益经验,[12]认为应首先要求权利人完成对独创性的初步举证,充分说明或初步证明其所主张的独创性部分,其后,若被诉侵权人主张涉案布图设计不具有独创性或属于常规设计的,应提供反证,因为被诉侵权人只要能够提供一份已经公开的常规布图设计,便能推翻权利人的独创性主张。


须注意的是,与作品不同,布图设计的登记完成并不同时带来对其独创性的推定。具体而言,由于作品的独立创作标准属于主观的差异性判断,故一经登记便被推定具有独创性,因而在著作权侵权纠纷中,已登记作品的权利人仅须提供作品登记证书即可完成初步证明,一般无需另行举证。但在布图设计权中,此独创性要求与彼独创性之含义不同,带有技术层面上的创造性标准,而相关部门在登记之时仅进行了形式审查。因此,与过去司法实践中在专有权存续期间直接推定独创性存在的理解所不同的是,[13]已登记的布图设计即便取得了专有权,仍不当然推定其具有独创性。


基于上述原因,对已通过登记取得专有权的布图设计,权利人仍须对布图设计的独创性存在承担初步举证责任,以证明该权利客体满足由设计者先于侵权产品独立设计完成,且不属于常规设计的要求。基于高度盖然性规则,作为初步证据,权利人无需穷尽一切手段,仅须合理证明上述事实的存在即可。以本案为例,权利人赛芯公司对涉案布图设计的独创性证明步骤可一分为二。


首先,为证明涉案布图设计在侵权产品面市前由权利人独立完成,赛芯公司通过对其客户管理系统中所存储系统资料的公证,证明其于2011年8月向芯片制造商发送了布图设计文件,且该文件所示布图设计从所包含的层数、各层整体布局上看,均与涉案布图设计大致相同。在无相反证据的情况下,法院据此认定了赛芯公司在2011年8月已独立设计出该集成电路的事实。


其后,为证明涉案布图设计的独创部分不属于常规设计,在归纳出6个独创点并进行相应说明后,赛芯公司对各独创点对应部分的常规设计为何均进行了举证,以供鉴定人员对独创点与常规设计进行比对。根据权利人的说明,并结合布图设计的实质要件,法院认为赛芯公司的独创点1至4因涉及元件间的三维配置关系,且作为整体可相对独立地执行某种电子功能,故可以作为独创性部分获得保护。至此,赛芯公司作为权利人的初步举证责任即已完成。


相应地,若被诉侵权人认为涉案布图设计不满足独创性要求,则由其承担举证责任,提供在该布图设计完成前存在已公开的对应常规设计的证据。本案中,对被告在该阶段所提供的三组证据,法院分别作出了如下认定:


其一,裕昇公司为主张涉案布图设计属于常规设计,提供了数个已登记布图设计的登记簿副本。不过,由于登记簿副本中未揭示布图设计的内容,且裕昇公司又因费用问题放弃对其样品进行剖片鉴定,故其未能证明所提供布图设计的具体内容,法院对该部分证据未予采信。


其二,为否定涉案布图设计的独创性,裕昇公司另提供证据,表明涉案布图设计中所使用的晶体管与常规设计中所使用晶体管的元件符号基本相同,两者在结构上相互对称,可以互换。但法官据此再次强调,布图设计所保护的对象是三维配置,因而两元件在功能(而非三维配置)上是否可相互替换,不属于此类保护的考量范围内。


其三,裕昇公司申请调取了一份已登记布图设计的登记申请表,其上明确记载了该布图设计的内容。但经比对,该在先设计未公开涉案布图设计部分元件和线路间的选择、布局与相互关系,因而不能证明涉案布图设计属于常规设计。


综合上述,被告未能对涉案布图设计的独创性提供反证,故法院认为原告的独创性主张成立。自此,权利人可进一步主张侵权行为的存在。


 (二)布图设计权的侵权认定规则 


在布图设计权侵权行为的判定规则上,区别于过往类案,本案首次明晰了“对布图设计的侵权认定(应采)类似著作权侵权(的)认定思路”,将判定被诉侵权产品是否构成侵权的规则,明确划定为“实质性相似 + 接触”。


在司法与行政的过往类案中,法院多关注于对相同或实质性相似的确定,而忽视了对接触事实的判断。例如,在钜泉光电诉锐能微科技一案[14]中,法院仅通过被诉侵权产品与涉案布图设计构成实质性相似,便认定该案被告侵犯了权利人布图设计专有权中的复制权;又如在新硅微电子与日新科技间的行政执法决定[15]中,国知局也仅通过认定被诉侵权产品与涉案布图设计的独创性部分相同或实质相同,直接认定被诉侵权人复制行为的存在。


但回归布图设计的独创性要求,除创造性外,“独”所代表的独立设计完成,亦是侵权行为判断中不可忽视的要点。这意味着,如果权利人无法证明被诉侵权人对涉案布图设计的接触,或若被诉侵权人能够证明其布图设计系独立完成,则即使被诉侵权产品与涉案布图设计构成实质性相似,后者专有权的存在亦不能阻止被诉侵权人通过独立研发行为取得相同或实质性相似的设计。这与著作权中对创作巧合的认可是一致的。


具体而言,在对接触的认定上,仅须权利人证明被诉侵权人具有接触涉案布图设计的可能性,而是否存在接触之事实则在所不问。本案中,涉案布图设计的相关产品在登记前已投入商业使用,且原告提供证据证明其法定代表人与被告之一间存在雇佣关系,据此二事实,法院认定被告存在接触涉案布图设计之可能。


对于实质性相似的认定,法院指出,目前尚且没有法定标准可予适用,但对鉴定机构在鉴定意见中所使用的标准予以认可,即“考虑布图的相对位置、大小、形状、数量结合业内普通技术人员对集成电路布图设计的认识水平作出判断”。基于该标准,本案鉴定意见认为被诉侵权芯片与涉案布图设计构成实质性相似。其认定方式正是从集成电路领域普通技术人员的角度,判断二者在三维配置上是否构成相同或实质性相似。


此外,法院进一步强调,即使接触与实质性相似两项条件均得到满足,但若被诉侵权人能证明其芯片的合法来源,则侵权行为亦不成立。本案中并不存在这一情形。至此,最高法认定被告请求代工厂加工被诉侵权芯片并予销售的行为,构成对涉案布图设计权中的复制权及商业利用权的侵犯。



五、对鉴定意见的证明力认定


从本案判决中对鉴定意见内容的多次援引可以看到,鉴于布图设计极高的集成度与较强的技术性,鉴定意见成为几乎贯穿判决说理全过程的重要裁判依据。本案中,权利人虽然仅申请了对被诉布图设计与涉案已登记布图设计进行是否相同或实质相同的鉴定,但鉴定意见中的比对、分析及结论在至少三处事实认定上起到了决定性作用:


其一,为确定侵权比对的范围,鉴定机构首先比对了专有权人所提交的样品与其图样纸件间是否具有一致性,该一致性存在与否的比对判断实际上也划定了登记布图设计的保护范围。


其二,为保证侵权比对确有意义,鉴定人员基于其专业知识以及双方当事人所提供的证据,参照专有权人所提出的独创点,对涉案布图设计与常规设计进行比对,以确定涉案布图设计确有独创性。


其三,作为本鉴定的结论,鉴定机构再次基于权利人所提出的独创点,逐一从相对位置、大小、形状、数量等方面,比对了被诉布图设计与涉案布图设计的三维配置,以确定前者是否与后者的独创点构成相同或实质性相似。


可见,对鉴定意见证明力的认定,成为在布图设计权侵权案件中查明事实的重要部分。有鉴于此,法院在本案判决中对鉴定意见在内容或程序上出现瑕疵时,如何认定其证明力的问题,进行了针对性说明。


本案中,被诉侵权人首先提出,因鉴定意见所依据的检测报告上,被诉布图设计与涉案布图设计所测得的对应图贴反,故鉴定意见在内容上有瑕疵。但鉴于鉴定机构在二审过程中通过补正对相关数据进行了调整,并表示调整后不影响鉴定意见的结论,法院据此表示,尽管鉴定意见的内容确有瑕疵,但该瑕疵能够通过补正予以纠正的,则其存在不影响鉴定意见的证明力。


其后,被诉侵权人提出,因其在案件审理过程中所提交的部分证据未在鉴定意见中得到体现,故鉴定意见在程序上存在瑕疵。对于这一问题,法院通过两个角度进行了说理。第一,从鉴定意见中作出独创性判断的依据上看,除依赖鉴定人员的专业知识外,由于鉴定人员无法穷尽所有常规设计,故其鉴定仍依赖双方当事人提供的相关证据,尤其是被诉侵权方提供的相反证据。此时,提交反证属于被诉侵权人的权利。本案法院认为,鉴定机构在鉴定过程中两次发出鉴定材料补充通知,督促双方当事人,尤其是被告补充提交驳斥涉案布图设计之独创性的证据材料,已经从程序上保障了被诉侵权人的权利;被告因自身原因未及时提交,导致证据未能被纳入书面鉴定意见内的,不应认为属于程序瑕疵,不影响鉴定意见的证明力。第二,从鉴定意见的构成上看,书面鉴定意见与鉴定人出庭作证时所作出的解释、说明共同构成鉴定意见之整体。因此,尽管本案的书面意见缺少具体分析过程,且部分被告的补充证据未能被纳入书面鉴定意见,但鉴定人员出庭作证时对分析过程进行了合理说明,并对被告的补充证据进行分析,表示其不能推翻已得出的鉴定意见,故鉴定意见的证明力不受影响。



总结:本案裁判对布图设计权法律实务的启示


由最高人民法院所审判的赛芯公司诉裕昇公司及数被告侵害布图设计专有权纠纷一案,从多个面向指明了相较于其他传统知识产权而言,布图设计权的法律体系在立法原则及制度架构上的特殊性,对相关法律实务的处理有着深远的指导意义。


1、涤除专利法思维,区分“表达”与“思想”


芯片行业与技术的紧密联系,使处理布图设计权相关案件的法律工作者多为拥有技术背景的专利律师,而集成电路布图设计在设计流程上与芯片的功能、逻辑、电路设计的高度融合,叠加上过去法律规定、案件判决指引的缺失,使得法律工作者在处理此类案件时,常常难以在专利权与布图设计权的保护客体之间划出清晰的界限。这也是为何在本案中,原告在归纳独创点时,倾向于对独创性部分进行概括与抽象,非直指三维配置,而被告在驳斥独创性与实质性相似的认定时,也时常上升到对于功能性、逻辑关系、指令集等抽象层面的比较。


通读本案判决,最高法所强调的要点首先在于,应明确布图设计专有权所保护的是集成电路的三维配置,是芯片的功能、逻辑、电路通过元件、线路的物理描述所呈现的外在形态,是一种表达。此时,专利权中保护技术成果的思维、审判方式应予涤除,因为专利权对权利要求背后所描述的技术的保护,本质上属于对思想的保护。[16]这意味着,在布图设计权案件中,法律工作者从技术层面对芯片之整体或部分在功能、逻辑、电路上——即思想上——的理解,要最终落脚到布图设计的特殊表达形式之上,回归其三维配置。剔除“思想”的干扰,对布图设计内的三维配置的完整把握,才是在相关案件中进行独创点归纳说明,以及一致性、独创性、侵权认定比对的关键。


2、把握独创性要求异同,让证据有的放矢


本案判决所给出的另一个明确指引在于,为更好地证明侵权行为的存在,应从根本上把握布图设计独创性要求的内涵,及其与作品独创性要求之间的关联与差异。正如上述,作为一种表达,布图设计权借鉴了著作权法中的诸多制度构架,但又因其技术性特征而进行了相应的制度改进。


一方面,区别于作品中对于独创性的推定,布图设计权中加入了创造性面向的独创性标准,要求权利人提供初步证据,证明其设计完成时间及独立设计的过程,并将布图设计的独创点与芯片常规设计进行比较。两种不同独创性间的差异,要求布图设计专有权人有意识地对其设计过程进行证据留存,以防范未来侵权纠纷的产生。另一方面,基于布图设计权与著作权的独创性要件中对于“独立完成”的共同要求,布图设计权制度亦认可因独立研发而产生的设计巧合。因此,在侵权纠纷产生时,布图设计专有权人同样需要证明被诉侵权人对涉案侵权产品的接触可能。这使得布图设计权人在侵权比对之外,还须注意从产品投入市场的时间、地域范围、双方当事人之间的特殊关系等方面证明接触可能性的存在。


3、在“不以公开换保护”理念下,为维权而登记


最后,本案中涉案布图设计在登记时所提供的备案样品在案件中所起到的重要作用,以及其仅为处理纠纷而存在的特殊价值,需要法律工作者深刻把握“不以公开换保护”的理念,反向思考在具有赋权效果但无需完全公开的登记制度下,除获权外,应如何充分发挥该制度的效用,根据登记申请人的实际需求,控制其复制件或图样纸件的放大比例,调整布图设计纸件的公开程度,为保护权利人的竞争优势、打击潜在侵权行为提供便利。在此,笔者谨作以下思考。


首先,从公开程度要求的角度出发,“不以公开换保护”理念为布图设计图样纸件的比例调整设置了法定下限。对公众可请求查阅的图样纸件,立法者并不要求申请人对已登记布图设计的细节进行完全公开,但也提出了须依集成电路原尺寸至少放大20倍的要求,故“不以公开”仅意味着无需完全公开。据此,在符合该法定缩放下限要求的情况下,登记申请人在提交登记材料时,可控制纸件的放大比例,以限制对其布图设计的公开程度。


其次,从保护范围确定的角度出发,“不以公开换保护”理念则可为登记申请人对布图设计纸件的放大比例调整提供进一步参考。尽管法定下限容易满足,但在目前芯片制造进入纳米级制程的情况下,登记纸件的放大比例并不是越贴近法定下限、越少透露细节就越能保护权利人的利益。从本案对保护范围的确定方式上看,要将样品细节作为确定布图设计保护范围的参考对象,须样品与图样纸件之间存在一致性。反推之,这意味着图样纸件按一定比例放大后的清晰部分,至少要达到能使鉴定人员确认其与样品间格局相同、不存在明显差异的程度,才能通过样品剖片所提供的细节,确定布图设计的保护范围。


综上所述,从维权的角度出发,申请人应进一步调整其在登记时所提供的图样纸件的放大程度,使其可分辨部分能为纠纷中的一致性判断提供参照,而非片面地追求满足法定下限。


值得强调的是,即使在芯片未投入市场、无备案样品的情况下,应对电子版图样的提供予以重视。鉴于电子版图样亦具有非公开性,且包含布图设计的全部细节的特征,故为更好保障其专有权,申请人应在登记时积极提供电子版图样,并保证该文件与图样纸件之间具有一致性,以确保在未来可能发生的侵权纠纷中,可主张通过电子版图样划定权利保护范围。


此外,“不以公开换保护”理念同时也提醒被诉侵权人,在诉讼中对常规设计进行举证时,应尽量向法院申请调取已登记布图设计的登记申请表,并优先选择那些同时提交了电子版图样的登记材料。从法院对本案被告证据的认定上看,优先选择此种举证方式的原因有二:其一,布图设计的图样纸件仅附在登记申请表中,不包含在登记簿副本中。已登记布图设计的不完全公开,使得布图设计的登记簿副本所记载的信息极为有限,且不附已登记内容的图样纸件,法官无法据此对该布图设计的三维配置进行考察。其二,若调取的布图设计登记申请中同时附有电子版图样,将大大节约被告的举证成本。从本案原告所主张的制止侵权行为的支出上可以看到,一件布图设计样品剖片的侵权比对鉴定费用加上鉴定人出庭费用,共花费约19万元,价格实属不菲。因此,若登记申请表中所附纸件图样的细节模糊不清,又缺少具有一致性的电子版图样对其细节进行补充,那么被诉侵权人仅能支出高额的鉴定费用,申请对样品剖片进行鉴定以完成举证,否则举证不利的后果将全数由被诉侵权人承担。



注释(上下滑动查阅)

[1] 苏州赛芯电子科技有限公司诉深圳裕昇科技有限公司、户财欢、黄建东、黄塞亮侵害集成电路布图设计专有权纠纷上诉案,最高人民法院(2019)最高法知民终490号民事判决书。

[2] 参见[美]宋莫康等,《CMOS数字集成电路——分析与设计(第三版)》,王志功等译,电子工业大学出版社2005年版,第16-17页。

[3] 参见宁立志:《知识产权法(第二版)》,武汉大学出版社2011年版,第374页。

[4] Testimony of Hon. Norman Y. Mineta, in H. R. 1028, Copyright Protection for Semiconductor Chips, August 3 and December 1, 1983, p. 6.

[5] 参见吴汉东:《试论“实质性相似+接触”的侵权认定规则》,载《法学》2015年第8期,第64页。

[6] 参见袁博:《著作权侵权比对中的“整体”与“部分”》,载《人民法院报》,2018年8月22日第7版。

[7] 参见钜泉光电科技(上海)股份有限公司与深圳市锐能微科技有限公司、上海雅创电子零件有限公司侵害集成电路布图设计专有权纠纷案,上海市高级人民法院(2014)沪高民三(知)终字第12号民事判决书。

[8] 参见陈仰平,王倩:《从司法判例看集成电路布图设计图样的形式规范》,载《中国发明与专利》2016年第2期,第81页。又参见祝建军:《集成电路布图设计登记备案制度存在的问题与修改建议》,载《知识产权》2019年第9期,第39-40页。

[9] 例如,最高法在昂宝诉智浦芯联一案的再审判决中,最高法表示,“在制度设计层面,布图设计保护制度是否存在类似专利制度的‘公开换保护’机制,至今仍存较大争议”。参见昂宝电子(上海)有限公司诉南京智浦芯联电子科技有限公司等侵犯集成电路布图设计专有权纠纷再审案,最高人民法院(2015)民申字第745号民事裁定书。

[10] 同上引。

[11] 参见无锡新硅微电子公司与南京日新科技有限公司侵犯集成电路布图设计专有权案,国家知识产权局集成电路布图设计行政执法委员会集侵字[2017]001号行政处理决定书。

[12] 同前引7。

[13] 同前引11。

[14] 同前引7。

[15] 同前引11。

[16] 吴汉东:《知识产权法(第五版)》,法律出版社2014年版,第46页。




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