知产力,为创新聚合知识产权解决方案

金诚同达 | 法经济学视角下的商标“反向混淆”问题

2021-06-27 18:48 · 作者:汪涌 杨振中   阅读:7148


商标具有“文化资产属性”,不仅关乎商标权人,亦离不开社会公众长期以来的认知与参与,在相关司法裁判中,裁判者应着重考虑公众识别成本、社会总财富增减等因素。


作者 | 汪涌  杨振中  北京金诚同达律师事务所 

编辑 | 玄袂



在商标领域中,何为“反向混淆”,并无明确限定,至少在我国现行法律法规及司法解释层面,尚无商标“反向混淆”相关的法律渊源。学界普遍认为,商标“反向混淆”理论源自美国International News Service v. Associated Press案[1]。在该案中,霍姆斯法官首次提出了所谓商标“反向混淆”的观点。一般而言,“所谓“反向混淆”,是指商标权人的商标被在后使用者广泛使用之后,商标与在后使用者的联系更为密切,使消费者误认为商标权人的商品或服务源自在后使用人”[2]



一、商标“反向混淆”案件的主要分布




目前,在世界范围内,由于商标“反向混淆”缺乏明确法律依据,甚至还不是一个成熟的学理性概念,故在其他法域,适用该理论进行裁判的案例极为少见,仅在美国、加拿大等个别判例法国家存在零星判决。


相比之下,该类商标“反向混淆”案件集中出现在中国,尤其近十年,国内大量涌现该类案件,仅在中国裁判文书网上公开的案件就高达百余件,甚至在部分省份,商标“反向混淆”已成为通行的裁判观点。当然,部分当事人为追求“裁判标准一致”原则下的诉讼利益,不排除以“拉管辖”方式,刻意将该类案件“拉”至明确支持商标“反向混淆”理论的法院进行维权,这无疑会催化该类案件的快速增长,也是该类案件集中在极个别省份的原因之一。



二、商标侵权案件中的产权界定




在商标民事诉讼案件中,商标侵权纠纷和商标权属纠纷是常见的两类不同案件,且二者存在明确职能划分。但在商标侵权案件中,并非全然不涉及权属界定,通常而言,商标专用权的保护范围很容易举证证明,权利人仅需向法院提交商标注册证或商标档案,即可证明该枚商标核定使用的商品或服务项目,以及该商标标识的具体形态,并可据此清晰界定该枚商标的专用权保护范围。


然而,针对商标专用权范围的界定,通常并非侵权案件的争议焦点。原、被告双方争议最大的往往是商标禁用权的保护范围,一方面因为该范围相对模糊、富有弹性,原告方为诉讼利益存在扩大解释该禁用权范围的主观动机,被告方则倾向于作限缩性解释,以此降低法律风险。另一方面,在部分案件中,原、被告双方基于各自商标知名度的辐射,很可能双方商标知名度的延及范围存在交叉,进而导致双方在商标“禁用权”范围上存在重合,这在商标“反向混淆”案件中表现得尤为明显。


当上述商标“禁用权”范围存在重合时,针对该重合地带,必然涉及权属界定,即该重合地带归某方独占所有,抑或共同所有,这实质上属于一种“产权界定”,其为商标侵权判定的前提。



三、商标产权界定过程中的资产损耗




商标是企业荣誉和产品声誉的重要载体。商标之所以能形成极高的知名度和美誉度,并成为企业最为核心的资产之一,并非源自商标设计行为本身,而是企业长期、巨额广告投入的结果。同时,商标载体上的无形资产价值,往往非常脆弱,稍有不慎,很可能顷刻间化为乌有,从人间蒸发,甚至成为企业负资产。例如,2008年三聚氰胺“毒奶粉”事件曝光后,某国内奶粉品牌可谓一落千丈,该品牌先前累积的大量商誉瞬间蒸发,并转化为该企业的负资产。


同时,以知名度、美誉度形式凝结的商标无形资产,很难通过裁决方式在不同主体之间进行完整转移,在转移过程中很容易发生资产消散,这与有形资产迥然有别。针对有形资产的产权界定或产权转移,即使裁判错误,也不会导致该有形资产损耗,其仍然留存“人间”,不会因产权界定错误致使该有形资产“坐地蒸发”,这类有形资产“无论配置给谁,争议的那部分财产都不会消失,财产转移不会消灭该物品的社会价值,一方的损失是另一方的收获”[3],故,针对有形资产的产权界定,通常仅涉及公平问题,即在原、被告之间产生的分配正义问题。


相反,针对商标“禁用权”范围等无形资产的产权界定,则要复杂得多,若产权界定错误,不仅涉及分配正义问题,很可能还会产生严重资产损耗,甚至影响公共利益。比如,高达数千亿的“可口可乐”品牌,若通过裁决方式将该商标产权强制转移至一家无经营能力、甚至劣迹斑斑的食品公司,即使该“可口可乐”商标形式上完成了转移手续,但该商标附着的巨大商誉和市场价值,很难通过司法裁决完整转移至受让方。在该强制转移过程中,必然会产生大量损耗,大量商标无形资产价值会因该产权重新配置而“人间蒸发”,同时,为该品牌所支付的巨额广告成本,也会瞬间化为泡影,这种形式的产权转移可谓无任何一方受益,纯属空耗。


因此,在涉及商标“禁用权”范围等无形资产的产权界定过程中,需充分考虑其特殊性及其产权界定后必然引发的严重后果,避免将其仅单纯视为一个分配正义问题。



四、商标“反向混淆”案件中的效率原则




如上所述,针对商标权的保护范围,可细分为商标专用权范围和商标禁用权范围。商标专用权范围以国家知识产权局核定使用的商品和标识为限,且均已进行对外公示,故社会公众对该商标专用权的外延很容易判断。尤其在注册制度下,以商标公示的商品和标识来确定商标专用权范围,并进行严加保护,不仅是我国秉承商标注册制传统的必须,同时也能给商标权人、社会公众提供稳定预期。


相比之下,商标禁用权的范围则较为模糊、负有弹性,甚至稳定性很差,会伴随商标知名度的起伏而变动不居,在此类案件中,裁判者通常很难采用“法律技术”准确计算商标禁用权范围的大小,其裁量空间很大。


在此类高度依赖裁判者自由裁量的案件中,通常意味着法教义学的失灵,或者法教义学仅在修辞层面发挥作用,而案件结论的探寻往往取决于裁判者基于个人知识结构、社会经验自行引入的其他考量因素,一般而言,该类考量因素是“超越法律”的,即从政治、经济、社会伦理、职业风险等层面,在法官个人脑海中反复推演,尝试各种条件下的“思想实验”,并伴随阅读案件材料激发的直觉和个人情绪,最终走到裁判的终点。


以商标“反向混淆”案件为例,针对该类案件商标禁用权范围的产权界定问题,仅从法律逻辑层面很难得出唯一答案。因商标禁用权范围重合,且无明确法律规定,裁判者在自由裁量时,必然推演不同条件下的可能性。


一般而言,在商标“反向混淆”案件中,原告方的商标知名度必然远远小于被告方所使用的涉案标识,之所以如此,主要是因被告方在其使用的涉案标识上,投入了巨额宣传使用成本。若法官在商标禁用权层面判定侵权成立,无异于通过司法裁决方式将被告为该标识投入的巨额宣传、使用成本强制“转移”给原告方,并将该禁用权领地划归原告垄断使用。


然而,如上所述,巨额广告宣传投入凝结的知名度、美誉度,属文化资产的范畴。该类文化资产的创设、培育及发展壮大,并非某一个体独立完成,它是相关公众共同认知、心理投射的结果,是相关公众参与社会关系互动的产物。所谓的商标权人,尤其具有较高知名度商标的权利人,仅是该枚商标名义上的“所有人”,帮相关公众“代持”该商标。在涉及此类商标的产权界定及再次配置过程中,司法裁判仅能变更该枚商标的名义“所有人”,无法完全、完整转移该枚商标上附着的“文化资产”,更无法变更相关公众长期形成的对于某枚特定商标“人-物-志”关联关系的固有认知或心理投射。即使司法再公开、传播途径再多元,这种司法的转移、修复功效都非常微弱,一旦相关公众发现上述“人-物-志”关联关系中的“人”发生了变更,即该商标已易主,相关公众先前在该枚商标上所凝聚的认知共识和心理投射,会瞬间“散场”,该枚商标上附着的大量文化资产价值,也将在顷刻间消散。如上例,一旦消费者察觉“可口可乐”商标已易主,且所有者为一家劣迹斑斑的食品企业,该枚商标的市场价值将消失殆尽,社会曾为之付出的宣传成本、认知成本、品牌建构成本也将烟消云散。因此,这种机械的产权界定模式,不但难以“物尽其用”,反而会造成大量资源浪费,最终致使社会总财富无端减少。



五、结语




因商标附着的知名度、美誉度等市场价值,具有典型的“文化资产”属性,与商标使用人密切相关,与相关公众长期的社会认知、心理投射密不可分,仅通过司法裁判无法完整转移该文化资产,且在转移过程中,不仅会产生大量资产损耗,造成该商标声誉及其背后投入的巨额成本无端消散,而且,若受让者在资源、运营能力上无法“驾驭”该商标,也难以达到后续“物尽其用”的目的,这显然有违基本的市场逻辑,也有损公共利益。


因此,在无明确法律规定,且高度依赖裁判者自由裁量的案件中,应尽量物尽其用、发挥该文化资产的最大效用,在可左可右的裁量地带,着重考虑公众识别成本、社会总财富增减等因素,尤其,“在涉及权利无法转让的两可案件中,司法应选择社会损失最小的判决”[4]


注释:

[1] See International News Service v. Associated Press, 248 U.S.215, 247(1918).

[2] 李琛:《对“非诚勿扰”商标案的几点思考》,载《知识产权》2016年第1期,第5页。

[3] 苏力:《“海瑞定理”的经济学解读》,载《中国社会科学》2006年第6期,第121页。

[4] 苏力:《“海瑞定理”的经济学解释》,载《中国社会科学》2006年第6期,第122页。






联系作者

 涌  wangyong@jtnfa.com

杨振中  yangzhenzhong@jtnfa.com




  • “江小白”赢了(附最高法再审判决)

    近日,备受关注的重庆江小白酒业有限公司(下称江小白公司)与重庆市江津酒厂(集团)有限公司(下称江津酒厂)之间的“江小白”商标之争有果,最高人民法院一锤定音,“江小白”商标属于江小白公司。
  • 北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南

    4月20日,北京市高级人民法院发布《侵害著作权案件审理指南》(下称《审理指南》)。《审理指南》共计2万余字、十一章,内容包括基本规定、著作权权利客体、权利归属的审查,侵害著作人身权、财产权、邻接权的认定,抗辩事由的审查,法律责任的确定,侵害信息网络传播权、影视作品著作权、计算机软件著作权的认定等。 《审理指南》规定,审理侵害著作权案件,在行使裁量权时,应当加大对著作权的保护力度,鼓励作品的创作,
  • 康信视点|浅析商业秘密保护与专利保护的关联性

    识产权中所涉及的工业产权中,以专利权最被人熟知,而每位权利人在获得专利权之初,除了如何申请专利之外,在权利人选择专利保护之前也通常在商业秘密和专利保护之间徘徊,所以对于专利代理人来说,在日常的咨询业务中也会经常面对客户的这类问题,基于此通常专利代理人会向客户解释专利保护和商业秘密的区别,如何界定商业秘密和潜在的专利申请,以及如果选择商业秘密后如何与专利保护相关联,因此商业秘密如何与专利保护相关联。
  • 重磅发布 | 2017年知识产权诉讼实务大数据观察榜TOP10

    由知产力与IPRdaily联合推出的2017知识产权诉讼实务大数据观察榜TOP10正式发布!本次活动秉持客观、公正的原则,旨在对2017年度我国知识产权代理服务行业进行回顾与总结。
  • 美方发布对华“301条款”调查征税产品建议清单 外交部等回应(附完整清单)

    美国东部时间2018年4月3日下午(北京时间4日凌晨),美国贸易代表办公室(USTR)发布了对华“301条款”调查征税产品建议清单(完整清单可点击文末“阅读原文”查阅),美方声称此举是为了应对中国所谓“有关强制美国技术和知识产权转让的不公平贸易行为”。这一举动将可能使中国出口至美国的多种产品受到影响。